PROCESO 37-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 37-IP-2013

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literales a) y f), 150 y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad BACOU DALLOZ EUROPE.

Marca: “SPERIAN” (denominativa).

Expediente Interno N° 2009-00116.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecisiete (17) de abril de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad BACOU DALLOZ EUROPE.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad EXPERIAN STRATEGIC SOLUTIONS S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad BACOU DALLOZ EUROPE plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 27217 de 30 de julio de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “SPERIAN” (denominativo), solicitado por la sociedad BACOU DALLOZ EUROPE, para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 36959 de 29 de septiembre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 42403 de 29 de octubre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 27217 de 30 de julio de 2008.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   - El 4 de julio de 2007, la sociedad BACOU DALLOZ EUROPE solicitó el registro del signo “SPERIAN” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - El 31 de diciembre de 2007, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 584. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

   - El 30 de julio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 27217, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “SPERIAN” (denominativo), solicitado por la sociedad BACOU DALLOZ EUROPE, para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. Se fundamentó en el registro previo de la marca “EXPERIAN” (denominativa), registrada a favor de la sociedad EXPERIAN STRATEGIC SOLUTIONS S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional.

   - La sociedad BACOU DALLOZ EUROPE, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

   - El 29 de septiembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 36959 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - El 29 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 42403, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 27217 de 30 de julio de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   b) Fundamentos de la Demanda

   La sociedad BACOU DALLOZ EUROPE, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “La marca EXPERIAN no es semejantemente confundible desde los puntos de vista ortográfico, fonético y visual con la marca fundamento de la negación, pues la marca solicitada consiste en una estructura gramatical diferente de la de la marca registrada EXPERIAN, lo cual genera una impresión completamente diferente”.

   - “(…) los productos que se identifican con la marca SPERIAN solicitada son productos de protección individual y, por lo tanto, se trata de productos muy especializados que, por su naturaleza, son comercializados en un mercado particular y están dirigidos a un público específico, hecho que elimina cualquier riesgo de confusión”.

   - “(…) la Superintendencia (…) no tuvo en cuenta que en razón del principio de ESPECIALIDAD que establece que la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que automáticamente dos marcas sean semejantes, la marca solicitada de mi representada podrá coexistir con la marca fundamento del rechazo pues cada una de ellas ampara productos completamente diferentes”.

   - “(…) entre EXPERIAN LIMITED y BACOU DALLOZ EUROPE, se celebró un Acuerdo de Coexistencia por virtud del cual EXPERIAN LIMITED, quien es la más interesada en la protección de sus marcas, reconoce expresamente la gran diferencia existente entre los mercados en los cuales se comercializan las marcas y la no existencia de un riesgo de confusión entre las mismas”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “Entre el signo solicitado SPERIAN (nominativo) Clase 9 Internacional y la marca previamente registrada EXPERIAN (nominativa) Clase 9 Internacional, se presenta indudable similitud ‘gráfica, fonética y visual’, susceptible de inducir a error al público consumidor, adicionalmente, se presenta, evidente ‘conexión competitiva’ entre los productos, también, susceptible de inducir a confusión al consumidor, por lo tanto, el signo solicitado SPERIAN (nominativo) Clase 9 Internacional, como acertadamente lo señalaron las resoluciones atacadas, está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 Andino y, de haberse concedido el registro de SPERIAN como marca, se habría dejado expuesto al consumidor al riesgo que previene, la causal en mención”.

   - “(…) los acuerdos de coexistencia suscritos por las partes y presentados por éstas en un trámite administrativo de concesión de registro como marca de un determinado signo, NO obligan a la Administración a conceder un registro si, del estudio de registrabilidad realizado, se evidencia, como en el presente caso, que de concederse el registro se dejaría expuesto al consumidor al riesgo de confusión o asociación, (…)”.

   d) Tercero Interesado

   No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad EXPERIAN STRATEGIC SOLUTIONS S.A.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 17 de abril de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial. No indica expresamente qué normas se solicita que sean interpretadas; sin embargo, menciona que la parte actora invocó como violado el artículo 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “SPERIAN” (denominativo), fue presentada el 4 de julio de 2007, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 134 literal a), 136 literales a) y f), 150 y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

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