PROCESO 5-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 05-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal b), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 190 y 200 de la misma Decisión.

Marca: LE COLLEZIONI (mixta).

Actor: sociedad ECUACLEANER S.A. Y/O FERNANDO MARCH GAME.

Proceso interno Nº 2007-00141.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136 literal b), 137 y 150, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-00141;

El auto de 20 de marzo de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad ECUACLEANER S.A. Y/O FERNANDO MARCH GAME.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad EXECUTIVE S.A.

a) Hechos.

1. El 29 de abril de 2003, la sociedad EXECUTIVE S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LE COLLEZIONI (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 530 de 31 de julio de 2003. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

3. Por Resolución Nº 5655 de 17 de marzo de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado.

4. La sociedad ECUACLEANER S.A. Y/O FERNANDO MARCH GAME interpuso demanda contencioso administrativa contra la mencionada resolución.

   b) Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad ECUACLEANER S.A. Y/O FERNANDO MARCH GAME en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

1. Desde 1988 usan en el Ecuador la enseña y nombre comercial LE COLLEZIONI para distinguir actividades relacionadas con la “distribución, comercialización, importación y exportación compra y venta de toda clase de mercancías, productos, materias primas para el sector de la moda y manufacturero (ropa, calzado y sombrerería) así como todos los artículos relacionados, tales como jabones, perfumería, cosméticos, lociones, pieles de animales, baúles, paraguas, billeteras, todo tipo de productos en cuero, bastones, fustas, etc; comprendidos dentro de la Clase 25 internacional”.

2. Que la División de Signos Distintivos omitió dar aplicación a los artículos 136 literal b) y 150 de la Decisión 486 “al desconocer de manera arbitraria y abiertamente ilegal los derechos exclusivos adquiridos por mis poderdantes, en cumplimiento pleno de lo preceptuado en la Decisión 486, sobre el signo distintivo LE COLLEZIONI, materializados de manera concreta en el primer uso en el tiempo de esta expresión utilizada como nombre y enseña comercial que los identifica como empresarios (…)”.

3. Violación de los artículos 136 literal b), 137 y 150 de la Decisión 486.

4. No se enteró a tiempo para presentar oposiciones pues cuando tuvo conocimiento de la solicitud de EXECUTIVE S.A. “la fecha para presentar oposición al registro de marca solicitado, con fundamento en el artículo 147 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por el uso anterior del nombre y enseña comercial ‘LE COLLEZIONI’ ya había vencido”.

5. Sin embargo, a pesar de que se había vencido el plazo para presentar oposiciones, afirma que “presentaron ante esa entidad un escrito de advertencia debidamente soportado con abundante marial probatorio, donde le informaban y ponían en conocimiento sobre la existencia y uso anterior del nombre y enseña comercial ‘LE COLLEZIONI’ que los distingue como empresarios y a sus establecimiento de comercio en el Ecuador”.

6. Que, la empresa solicitante actuó de mala fe. Señalan que hace más de 7 años la empresa EXECUTIVE S.A. tuvo contactos comerciales con los demandantes en Guayaquil, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera en el establecimiento que se denominarían LE COLLEZIONI.

7. Desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, los signos en conflicto son idénticos.

8. Se violó el artículo 137 ya que se infiere “la intención de la tercera interesada de perpetrar actos de competencia desleal de imitación, confusión y aprovechamiento de la reputación contra la ACTORA”.

   c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión del acto administrativo acusado “no se incurrió en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

2. “La parte actora sobre quien pesaba la carga de la prueba, no presentó dentro de las actuaciones administrativas adelantadas en el expediente 03-035464 las observaciones correspondientes tendientes a proteger su pretendido derecho sobre el nombre comercial. De tal suerte que la Superintendencia de Industria y Comercio actuó conforme a las herramientas de convicción obrantes dentro de la actuación administrativa”.

3. “Resulta evidente que la marca ‘LE COLLEZIONI’ (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 no es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina la que evidentemente no cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria”.

4. “(…) es evidente que ‘LE COLLEZIONI’ (mixta), si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados (…) resulta indudable que presentan similitudes capaces de ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora”.

5. El signo solicitado “reproduce idénticamente la expresión previamente registrada ‘LE COLLEZIONI’, cuyo titular actual es la Sociedad Executive S.A. por lo tanto existen evidentes similitudes en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético que conllevarían al público consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos (…)”.

   d) Tercero interesado.

   La sociedad EXECUTIVE S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

1. Respecto a la violación del artículo 150 de la Decisión 486, si bien la Superintendencia debe realizar el examen de registrabilidad se hayan o no presentado oposiciones “no existe norma que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio a adoptar decisiones con base en documentos y escritos allegados al expediente, que no se hayan presentado como una oposición y/o como una prueba de la misma (…)”. Agrega, “por el simple hecho que la Superintendencia de Industria y Comercio, no se haya pronunciado expresamente sobre los documentos aportados por el demandante, no quiere decir que no los haya tenido en cuenta para su fallo (…)”.

2. Sobre la violación del artículo 136 literal b) de la Decisión 486, “Es indiscutible que la marca de mi representada ‘LE COLLEZIONI’ y el signo distintivo del demandante son idénticos, razón por la cual no tiene ningún sentido entrar a realizar un análisis de similitud, por cuanto la identidad es evidente”.

3. Conforme al artículo 154 de la Decisión 486 “el derecho sobre un signo distintivo se ejerce exclusivamente sobre el territorio en el que la oficina competente tiene su jurisdicción” por lo que “no es posible hacer extensiva al territorio colombiano la supuesta protección que el demandante alega tener sobre el nombre comercial LE COLLEZIONI en Ecuador (…)”.

4. De esta manera “la única alternativa que la normatividad permite en este caso, para hacer extensiva la protección de un país a otro miembro de la Comunidad Andina, es a través del mecanismo de la Oposición Andina, la cual, como sabemos, exige el cumplimiento de una serie de requisitos para que sea procedente”.

5. Agrega que en el presente caso el demandante no presentó oposición andina, por lo que, “no le asiste derecho ni legitimidad alguna para pretender que la marca LE COLLEZIONI válidamente registrada a nombre de mi representada, sea anulada”.

6. Sobre la violación al artículo 137 de la Decisión 486 “no es posible argumentar la causal de competencia desleal establecida en el artículo 137 de la Decisión 486, por cuanto en este caso, no se cumplen con los requisitos básicos y legales establecidos para tan solo determinar si la causal procede o no, sin la necesidad de entrar en un examen de fondo que revele la existencia o no de la conducta desleal”.

7. No se puede argumentar que existió mala fe en la obtención del registro marcario LE COLLEZIONI ya que no se probó la existencia de dicha mala fe.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal b), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países...