PROCESO 76-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 076-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “QUAKER GRANOLA POPS” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2010-00511.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 17 de abril de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 521, de 12 de marzo de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2010-00511.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: KELLOGG COMPANY.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: THE QUAKER OATS COMPANY.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 10 de septiembre de 2008, la sociedad The Quaker Oats Company solicitó el registro de la marca QUAKER GRANOLA POPS (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Dicha petición fue publicada en la Gaceta para la Propiedad Industrial Nº 598, de 28 de noviembre de 2008, en cuyo término la sociedad Kellogg Company se opuso con fundamento en sus marcas POPS (denominativa) inscrita con Certificado Nº 42124 y KELLOGG`S GRANOLA (mixta) inscrita con Certificado Nº 240380 para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Mediante la Resolución Nº 39524, de 31 de julio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió la marca solicitada.

      – A través de su apoderado, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de la citada resolución.

      – La División de Signos Distintivos expidió la Resolución Nº 50373, de 30 de septiembre de 2009, decisoria de la reposición, reiterando lo expuesto en el acto administrativo impugnado.

      – Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución Nº 28754, de 31 de mayo de 2010, en el sentido de confirmar lo inicialmente resuelto, agotándose así la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La demandante KELLOGG COMPANY manifestó lo siguiente:

      – Es titular de las marcas POPS (denominativa) y KELLOGG`S GRANOLA (mixta) para distinguir productos de la misma Clase 30. Asimismo, KELLOGG COMPANY cuenta con derechos concedidos y vigentes sobre la marca POP para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con Registro Nº 15.041 vigente hasta el 07 de diciembre de 2013.

      – La marca QUAKER GRANOLA POPS (denominativa) es irregistrable como marca y, por lo tanto, nula pues es confundiblemente semejante a sus marcas registradas.

      – La expresión POP no es un término genérico ni descriptivo, sino que dota de distintividad a sus productos; agregó que en caso que así fuera, el registro de marcas evocativas está permitido, otorgándole uso exclusivo a su titular.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda alegando que:

      – Solicitó que fueran rechazadas las pretensiones de la demanda, argumentando que no fueron violadas las normas invocadas por la sociedad actora, y que las decisiones allí expedidas lo fueron conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales pertinentes.

      – Atendiendo a lo anterior, la Superintendencia realizó un estudio sobre la distintividad de la marca solicitada, según el cual la misma está compuesta por dos expresiones débiles que no son susceptibles de apropiación, pero además por un signo de fantasía (QUAKER) que la hace distintiva y permite su coexistencia con las otras marcas del mercado.

   5. Fundamentos del tercero interesado

      El tercero interesado The Quaker Oats Company allegó memorial de intervención, a propósito de la presente demanda, aduciendo lo siguiente:

      – Es titular de la marca QUAKER y de otros registros derivados de esta marca.

      – Recalcó que la marca QUAKER GRANOLA POPS es denominativa, perceptible y distintiva, por lo cual cumple los requisitos de registrabilidad señalados en el artículo 134 de la Decisión 486.

      – Sobre la notoriedad alegada por la parte demandante, observó que no se aportaron pruebas de ello, motivo por el cual no hay suficientes fundamentos fácticos para aplicar el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

      – Indicó que el cotejo marcario no puede ser fraccionado al limitar el estudio de confundibilidad sobre la expresión POPS, sino que debe realizarse sobre el conjunto que forma el signo. En ese sentido, consideró que los términos GRANOLA y POPS son de uso común y por lo tanto débiles, mientras que la palabra QUAKER hace referencia directa al origen empresarial del producto.

      – Adicionalmente, expuso que el aspecto gráfico de cada marca permite diferenciarlas fácilmente.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a) y h); y, 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se limitará la interpretación del artículo 134 al literal a). No se interpretará el artículo 154, ya que no es pertinente para la resolución del presente caso. Este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136

   No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

   (…)

   Artículo 224

   Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

   Artículo 225

   Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

   (…)

   Artículo 228

   Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

   a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

   b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

   c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

   d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

   e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

   f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

   g) el valor contable del signo como activo empresarial;

   h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

   i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

   j) los aspectos del comercio internacional; o,

   k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo...