PROCESO 17-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 17-IP-2013

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 145 y 146 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, literales a), b) y g), 150 y 157 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00159. Actor: DUNA ENTERPRISES S.L. Marca: ALIZZ CERAMIC ION (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de marzo de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: DUNA ENTERPRISES S.L.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. IMPOBE S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA GAMMA ITALY MEGATURBO SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A. (hoy IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. IMPOBE S.A.), solicitó el 22 de diciembre de 2006 el registro como marca del signo mixto ALIZZ CERAMIC ION, para amparar productos de la clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 573 de 28 de febrero de 2007, no se presentaron oposiciones.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 20144 de 29 de junio de 2007, resolvió, de oficio, negar el registro solicitado. Argumentó confusión con la marca mixta TOURMALINE TECHNOLOGY, registrada en Colombia bajo el certificado No. 330572, a nombre de la sociedad DUNA ENTERPRISES S.A. (hoy DUNA ENTERPRISES S.L.), para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. La sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA GAMMA ITALY MEGATURBO SUPERMEGATURBO IMPOBE S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 23202 de 30 de julio de 2007, resolvió el recurso de reposición, revocando el acto administrativo y concediendo el registro solicitado.

   6. La sociedad DUNA ENTERPRISES S.L., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   7. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que si bien se afirma que el signo solicitado para registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 573 de 28 de julio de 2007, lo cierto es que no fue publicado. Este hecho va en contra del derecho de terceros para poder presentar oposiciones.

   2. Señala, que no se incorpora de manera nominativa la palabra TOURMALINE. Además, que se debe indicar en forma expresa todos los elementos que componen la marca.

   3. Argumenta, que aunque no existiera la obligación de indicar en forma nominal todos los elementos de la marca, sí debieron ser incorporados en forma nítida dentro del conjunto marcario. La expresión TOURMALINE es casi imperceptible en la etiqueta aportada con el petitorio.

   4. Afirma, que el efecto de la no publicación o una indebida publicación genera el vicio de ineficacia.

   5. Sostiene, que se violó el derecho al uso exclusivo de la marca.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que el signo mixto ALIZ CERAMIC IONN sí fue publicado en la Gaceta No. 573 de 28 de febrero de 2007.

      • Sostiene, que el término TOURMALINE es explicativo. Dicha palabra no pretende ser reivindicada por la sociedad solicitante.

      • Indica, que además de lo anterior, dicha palabra es de uso común, en el campo de la tecnología usada para el cuidado del cabello.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      • Sostiene, que en la Gaceta No. 573 de 28 de julio de 2007, sí fue publicada la solicitud para el registro del signo mixto ALIZZ CERAMIC ION. Por lo tanto, la demandante sí contó con el término normativo para presentar oposiciones.

      • Argumenta, que el término TOURMALINE es genérico. Es una piedra que se usa en aparatos eléctricos, en joyería y en el campo cosmético, especialmente para el cuidado del cabello.

      • Indica, que la inclusión del término TOURMALINE en la etiqueta es meramente explicativo; informa sobre la tecnología que se usa en el producto amparado con la marca. La marca como tal, no contiene dicho término y, por lo tanto, no hay riesgo de confusión.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 145, 146 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretarán los artículos 145 y 146, pero no el 154, pues no es pertinente para resolver el asunto concreto. De oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 157 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 145

Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación.

Artículo 146

Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

Artículo 157

Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea...