PROCESO 41-IP-2013
| Emisor | Comisión de la Comunidad Andina |
PROCESO 041-IP-2013
Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “SUMMER STEP PASOS DE VERANO” (mixta). Expediente Interno: N° 2010-00471.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 03 días del mes de abril del año dos mil trece.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS:
Mediante Oficio Nº 335, de 14 de febrero de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 19 de febrero de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2010-00471.
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Antecedentes
Demandante: ANA MARÍA BRICEÑO LINARES.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Tercero interesado: CAPITALIZACIONES MERCANTILES LTDA.
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Determinación de los hechos relevantes:
– El 26 de diciembre de 2006, la señora Ana María Briceño Linares solicitó el registro de la marca SUMMER STEP PASOS DE VERANO (mixta) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
– El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta para la Propiedad Industrial Nº 573, de 28 de febrero de 2007.
– La sociedad Capitalizaciones Mercantiles Ltda. presentó oposición al registro pedido, argumentando el registro de sus marcas SPRING STEP (denominativa y mixta) para las Clases 18 y 25, así como sus nombres comerciales SPRING STEP y SPRING STEP PASO DE PRIMAVERA.
– Mediante la Resolución Nº 6155, de 28 de febrero de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió la marca solicitada.
– El tercero interesado interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de la citada resolución.
– La División de Signos Distintivos expidió la Resolución Nº 10153, de 31 de marzo de 2008, reiterando lo expuesto en el acto administrativo impugnado.
– Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución Nº 12886, de 8 de marzo de 2010, en el sentido de revocar lo inicialmente resuelto y, en su lugar, denegó el registro de la marca SUMMER STEP PASOS DE VERANO (mixta), agotándose así la vía gubernativa.
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Fundamentos de la demanda:
La demandante ANA MARÍA BRICEÑO LINARES manifestó lo siguiente:
– Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, por lo que se debió otorgar el registro solicitado.
– Se encuentran registradas numerosas marcas que incluyen los términos STEP, PASO, PASOS y VERANO, que han coexistido con las marcas de la sociedad opositora.
– La marca SUMMER STEP PASOS DE VERANO (mixta) es evocativa y caprichosa respecto de los productos que pretende distinguir.
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Fundamentos de la contestación a la demanda:
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), manifestó lo siguiente:
– Solicitó que fueran rechazadas las pretensiones de la demanda, argumentando que no fueron violadas las normas invocadas.
– La Superintendencia realizó un estudio sobre la distintividad de la marca solicitada, según el cual la misma resultaba similarmente confundible a la marca previamente registrada, motivo por el cual ésta carece de la distintividad necesaria para acceder a un registro marcario.
– Los elementos gráfico y fonético del signo SUMMER STEP PASOS DE VERANO (mixto) no le otorgan la distintividad suficiente a sus productos.
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Fundamento de tercero interesado:
El tercero interesado Capitalizaciones Mercantiles Ltda. allegó memorial de intervención, a propósito de la presente demanda, aduciendo lo siguiente:
– Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
– Señaló que la comparación de las marcas debe hacerse de manera integral, y no sobre cada elemento de ellas. Existe un concepto análogo pues hacen referencia a PASOS DE VERANO y PASOS DE PRIMAVERA.
– Agregó que debido a la presencia de similitudes ideológicas y visuales existe riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, máxime cuando las marcas representan productos idénticos, motivo por el cual el signo pedido se encuentra incurso en una de las causales de irregistrabilidad contempladas en la normativa marcaria.
– Sus marcas SPRING STEP (denominativa y mixta) son notoriamente conocidas.
– Si bien los signos confrontados se encuentran en idioma inglés, el significado es de conocimiento del público consumidor.
CONSIDERANDO:
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Competencia del Tribunal
Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 15 de marzo de 2013.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas
El Juez Consultante indica que la actora invocó como violados los artículos 134 y 136 literales a) y h) de la Decisión 486.
Procede la interpretación, de oficio, de los artículos mencionados, sin embargo, se limitará la interpretación del artículo 134 a sus literales a) y b). Además, se interpretarán los artículos: 136 literal b), 190, 191, 192, 224, 225, 226 y 228 de la mencionada Decisión.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 136
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación
;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(…)
Artículo 190
Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.
Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.
Artículo 191
El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Artículo 192
El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.
(…)
Artículo 224
Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 225
Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.
Artículo 226
Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos...
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