PROCESO 9-IP-2013
| Emisor | Comisión de la Comunidad Andina |
PROCESO 09-IP-2013
Interpretación prejudicial, a solicitud de parte, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 175, 176, 177, 178 y 179 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Expediente Interno: Nº 2009-00131. Lema comercial: SI ES MUJER LATINA (denominativo).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mes de marzo del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.
VISTOS:
El Oficio Nº 037, de 16 de enero de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 17 de enero de 2013, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00131.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedente del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, los siguientes:
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Las partes.
Demandante: CONFECCIONES LEONISA S.A.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.
Tercero interesado: MARROCAR S.A.
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Determinación de los hechos relevantes:
– El 27 de marzo de 2007, la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A. presentó solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA (denominativo), asociado a la marca LEONISA (mixta) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
– Publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial con el lleno de los requisitos de ley, la sociedad MARROCAR S.A. interpuso oposición en contra de la solicitud de registro mencionada en base a su marca registrada MUJER LATINA (denominativa) de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
– Mediante Resolución Nº 30384, de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la sociedad MARROCAR S.A. y concedió el registro como lema comercial de la expresión SI ES MUJER LATINA, solicitado por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A.
– Mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, la sociedad opositora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
– Mediante Resolución Nº 37985, de 30 de septiembre de 2008, la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando la decisión inicial, y concediendo el recurso de apelación presentado.
– Mediante la Resolución Nº 42848, de 30 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resuelve revocar la decisión contenida en la Resolución Nº 30384, declarando así fundada la oposición interpuesta y denegada la solicitud de registro del lema comercial solicitado, agotándose de esta manera la vía gubernativa.
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Fundamentos de la demanda:
La sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., manifestó lo siguiente:
– “Entre el lema solicitado SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA y la marca registrada, puede perfectamente concluirse que no guardan semejanza, pues el conjunto del lema comercial solicitado: SI ES MUJER LATINA, asociado a la marca LEONISA, es suficientemente distintivo frente al conjunto MUJER LATINA compuesto por expresiones genéricas de uso común por constituir precisamente uno de los objetos, objetivos o destinos de algunos de los productos comprendidos en la Clase 25 de la nomenclatura marcaria vigente”.
– “La aplicación de estos criterios conduce en el caso que nos ocupa a establecer que igual opinión debe prevalecer en tratándose de afirmar que entre la solicitud del lema comercial SI ES MUJER LATINA asociada a la marca LEONISA, como continuación del lema ya registrado SI ES MUJER, y a la marca registrada, no existen semejanzas literales, fonéticas y gráficas suficientes, que puedan inducir al público a error y por consiguiente ambos signos, uno como lema de propaganda o frase publicitaria y la otra como marca – por cierto, y al menos connotadamente débil, podrán coexistir en el mercado sin generar confusión en el consumidor”.
– “Tanto la marca registrada como el lema comercial solicitado evocan cada una idea propia, distinta a las de los demás signos, tratándose entonces de expresiones de fantasía”.
– “En adición a lo anterior, deberá tener en cuenta que la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., hoy LEONISA S.A. es titular del lema comercial SI ES MUJER en la Clase 25 Internacional, conforme al Certificado de Registro Nº 250109 vigente hasta el próximo 07 de Marzo de 2010, hecho este que no tuvo en cuenta al expedir el certificado de registro en que se basa la sociedad MARROCAR S.A. para presentar el escrito de observaciones contra la solicitud de registro del lema comercial SI ES MUJER LATINA”.
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Fundamentos de la contestación a la demanda:
La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), manifestó lo siguiente:
– “El fundamento legal de los actos administrativos acusados y expedidos por la Oficina Nacional Competente, se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”.
– “Tal como lo manifestó oportuna y acertadamente la División de Signos Distintivos y posteriormente la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el lema comercial SI ES MUJER LATINA (mixta solicitada) Clase 25 presentan evidentes semejanzas con la marca MUJER LATINA Clase 25 existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión en el público consumidor”.
– “De otra parte, el lema comercial solicitado SI ES MUJER LATINA (denominativo) Clase 25 de la nomenclatura vigente solicitada por la Sociedad Confecciones Leonisa S.A. para utilizarse con la marca LEONISA (mixta) Clase 25, reproduce totalmente la marca previamente registrada agregando ‘SI ES’ lo cual no la hace suficientemente distintiva, después de un primer impacto general, CON la marca registrada son susceptibles de crear confusión y, que de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor sobre el origen empresarial de los productos”.
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Fundamentos del tercero interesado:
El tercero interesado MARROCAR S.A. manifestó que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.
En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. No resulta pertinente la interpretación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486.
Además, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 134 literal a), 175, 176, 177 y 179 de la Decisión 486.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
(…)
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
(…)
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
Artículo 175
Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.
Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.
Artículo 176
La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará.
Artículo 177
No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.
Artículo 178
Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo...
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