PROCESO 117-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 117-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 113, 115, 122, 124, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Caso: Diseño Industrial de una “TABLETA FARMACÉUTICA”.

Actor: sociedad PFIZER PRODUCTS INC.

Proceso interno Nº 2004-00105.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso interno Nº 2004-00105.

El auto de 16 de enero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad PFIZER PRODUCTS INC.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

1. Hechos.

   1. El 4 de septiembre de 2002, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. solicitó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del diseño industrial de una TABLETA FARMACÉUTICA.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 526 de 31 de marzo de 2003. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 15596 de 30 de mayo de 2003, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del diseño industrial solicitado.

   4. La sociedad PFIZER PRODUCTS INC. interpuso demanda contencioso administrativa contra la mencionada resolución.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad PFIZER PRODUCTS INC., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Como parte de los hechos manifiesta que:

      • Pfizer Products Inc es titular, en Colombia, del registro de la marca VIAGRA y de una marca FIGURATIVA “que consiste en una marca tridimensional que reivindica el color azul para la forma de rombo cuyos bordes se encuentran redondeados (…)”. Ambas marcas distinguen productos de la Clase 5.

      • La pastilla de color azul es notoriamente conocida.

      • “la tableta farmacéutica cuyo registro como diseño industrial solicitó Lafrancol es sustancialmente idéntica a la forma tridimensional de la pastilla que ha comercializado Pfizer (…)”.

      • El diseño industrial solicitado carecía de novedad al momento de presentarse la solicitud.

      • La Superintendencia de Industria y Comercio debió negar de oficio la solicitud del diseño industrial.

   2. Con la emisión de la Resolución impugnada se han violado los artículos 115, 124, 132 y 154 de la Decisión 486. De acuerdo al artículo 132 de la Decisión 486 solicita la nulidad absoluta del registro del diseño industrial ya que al momento de presentarse la solicitud, el diseño industrial no cumplía con los requisitos del artículo 115 de la Decisión 486.

   3. La forma de la tableta farmacéutica solicitada como diseño industrial “era conocida en el mercado y se había hecho accesible al público desde el año de 1998, es decir, con anterioridad al 4 de septiembre de 2002, fecha en que Lafrancol presentó la mencionada solicitud” y que el diseño industrial solicitado carecía de novedad. Agrega que “La forma tridimensional de la pastilla del producto VIAGRA, que es sustancialmente idéntica a la protegida por el diseño industrial de Lafrancol, se encontraba para esa fecha protegida como diseño industrial y como marca tridimensional en varios países, entre ellos, Colombia (…)”.

   4. La Superintendencia de Industria y Comercio “al no haber negado de oficio el registro del diseño industrial solicitado por Lafrancol, violó el artículo 124 de la Decisión 486” ya que el diseño industrial carece de novedad, sustancialmente por “la existencia de un registro de una marca tridimensional de una forma sustancialmente idéntica a dicho diseño industrial a nombre de Pfizer (…)”.

   5. Al momento de presentarse la solicitud del diseño industrial, “existía un derecho particular consolidado a favor de Pfizer gracias al registro de la marca figurativa tridimensional respecto de la cual, además, se reinvindicó el color azul”.

   6. El registro del diseño industrial “fue obtenido de mala fe (…) que en tanto que competidor directo de mi representada, conoció de manera notoria y manifiesta la marca tridimensional y los registros sanitarios previamente obtenidos respecto de la misma marca desde 1998 por parte de PFIZER Products”. Por lo que, la Superintendencia al conceder el diseño “ha asegurado a Lafrancol un aprovechamiento indebido del esfuerzo y del prestigio alcanzados por PFIZER (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con la expedición de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   2. Se concedió el registro del diseño industrial, en virtud a que éste cumple con los requisitos de la norma comunitaria, en especial con los artículos 115 y 124 de la Decisión 486.

   3. Durante el trámite administrativo no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

   4. Respecto a la afirmación del demandante de que el diseño industrial concedido es sustancialmente idéntico a su marca tridimensional “desde el punto de vista técnico, es sustancialmente diferente a la forma de la marca figurativa concedida a Pfizer (…)”, por las razones expuestas por el examinador técnico. Por lo que, “no se puede hablar de una carencia de novedad del diseño en cuestión al momento de su solicitud, como lo hace sin fundamento el demandante, con base en una marca figurativa que protege una forma que difiere sustancialmente del diseño en cuestión”.

   5. Sobre la afirmación del demandante de que su marca “se conocía de manera amplia y notoria en el mercado desde el año de 1998, fecha en que Pfizer inició la comercialización del producto” (…) “no se trata de la protegida por el diseño industrial de Lafrancol, como quiera que ésta, como ya se demostró, es sustancialmente diferente a la de Pfizer”.

   6. No existe en la Decisión 486 la posibilidad de registrar un signo figurativo tridimensional como sostiene la demandante y que el registro que mantiene Pfizer es de una marca figurativa con reivindicación del color azul. Mientras que el diseño concedido a Lafrancol es un diseño tridimensional.

4. Tercero interesado

   La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda manifestando:

   1. Que, el registro del diseño industrial fue concedido “con estricto apego, tanto a las normas subregionales que regulan la materia, como a las normas de derecho público interno relacionadas con la expedición de los actos administrativos”.

   2. Que la demandante no prueba que la tableta farmacéutica concedida como diseño industrial “se hubiese hecho accesible al público desde 1998 (…)”.

   3. Entre la marca figurativa del demandante y el diseño industrial concedido existen diferencias sustanciales y evidentes.

   4. Que el diseño industrial solicitado cumplía con el requisito de la novedad.

   5. Que la demandante no presentó oposiciones en el plazo legal establecido.

   6. La marca de Pfizer, es figurativa (bidimensional) y no es tridimensional.

   7. El “color azul no está en discusión en estas diligencias en tanto no fue reivindicado por mi poderdante en su solicitud de registro”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en el presente proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como diseño industrial de una TABLETA FARMACÉUTICA, fue el 4 de septiembre de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo facultado por la normativa comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 113, 115, 122, 124, 258 y 259 de la Decisión 486; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      TITULO V

      DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES

      CAPITULO I

      De los Requisitos para la Protección

      Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

      (…)

      Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales...