PROCESO 138-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 138-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literales a) y h), 150, 159, 190, 224 y 228 de la Decisión 486.

Marca: THE RITZ CARLTON (mixta).

Actor: sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC.

Proceso interno Nº 2009-00051.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº 2009-00051;

El auto de 16 de enero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: INVERSIONES G.B.S. LTDA. ahora sociedad PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A.

1. Hechos.

   1. El 26 de julio de 2002, la sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC., solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo THE RITZ CARLTON (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

      En los hechos narrados por la sociedad actora, afirma que el mismo 26 de julio de 2002, solicitó el registro de una marca figurativa.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 520 de 27 de septiembre de 2002, al que no se presentaron oposiciones.

      El extracto de la solicitud fue publicado nuevamente en virtud a que se había omitido señalar que la sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC. no reivindicaba titularidad de la expresión RITZ.

   3. Por Resolución Nº 30264 de 3 de diciembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro como marca del signo solicitado considerando que existe confusión con la marca RITZ (nominativa) registrada a favor de la sociedad THE RITZ HOTEL LIMITED para distinguir servicios de la Clase 42; y, con la marca CARLTON registrado a favor de la sociedad INVERSIONES G.B.S. LTDA. registrada para distinguir, también, servicios de la Clase 42.

      Contra dicha Resolución la sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 44917 de 27 de diciembre de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 29638 de 20 de agosto de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 30264. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Las Resoluciones impugnadas violan los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486. Menciona que también se violó el artículo 8 del Convenio de París en concordancia con lo dispuesto por los artículos 14 y 19 de la convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial y el Artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. El signo solicitado es apto para distinguir servicios de la Clase 43, “al no ser confundiblemente similar con las marcas fundamentos de la negación más aún, si se tiene en cuenta que del análisis marcario completo, deviene evidente que el elemento figurativo es el más predominante dentro de la compleja estructura del signo”.

   3. El elemento gráfico que acompaña al signo goza de registro marcario como signo figurativo.

   4. Los signos en conflicto “no son similarmente confundibles”. Agrega que la Superintendencia al hacer el examen de registrabilidad fraccionó el signo solicitado y no tomó en cuenta que está conformado por tres palabras y por una parte gráfica. Y, que las marcas sobre las cuales se negó el registro son denominativas y no contienen partes gráficas.

   5. Afirma que su signo es suficientemente distintivo y que entre los signos en conflicto “no existen semejanzas que puedan inducir a error al público consumidor”.

   6. Desde el punto de vista ortográfico, visual e ideológico y fonético los signos en disputa son diferentes, especialmente desde el punto de vista gráfico, pues afirma que en el signo solicitado predomina el elemento gráfico que es notoriamente conocido.

   7. Las sociedades titulares de las marcas sobre la base de las cuales se niega el registro “han autorizado expresa y tácitamente a la sociedad THE RITZ CARLTON HOTEL COMPANY, LLC para utilizar su marca (…)” lo cual fue desestimado por la Superintendencia. Lo anterior hace que los signos en conflicto coexistan pacíficamente en el mercado y que las sociedades titulares de los registros no hayan presentado oposiciones.

   8. Finalmente, agrega que es titular del nombre comercial RITZ-CARLTON.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Tal como manifestó la Superintendencia “la marca solicitada ‘THE RITZ-CARLTON’ (mixta) clase 43 además de presentar semejanzas con las marcas registradas ‘RITZ’ y ‘CARLTON’ clases 22, 23, 24 y 26, habida cuenta que la marca solicitada reproduce las marcas previamente registradas, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión en el público consumidor, habida cuenta que la utilización de las expresiones ‘RITZ-CARLTON’ en el mismo conjunto marcario podría conllevar a cualquier consumidor tomar un producto por otro (confusión directa)”.

   3. “(…) entre las marcas en conflicto existen semejanzas que impiden su identificación e individualización, en tanto que el signo cuyo registro se solicita contiene dentro de su estructura las marcas adoptadas como fundamento para la negación; además su coexistencia perjudicaría a los consumidores y el derecho de exclusividad conferido al titular de las marcas registradas y solicitadas”.

   4. Afirma que analizados “los productos por las marcas registradas y aquellos que pretende identificar el signo solicitado en el registro, se establece que se trata de productos complementarios que comparten los mismos canales de comercialización y publicidad”.

   5. Finalmente, “los acuerdos de coexistencia solo tendrán relevancia en tanto las partes involucradas tomen las medidas necesarias a efectos de evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor (…)”.

4. Tercero interesado

   La sociedad PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A. antes INVERSIONES G.B.S. LTDA., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando lo siguiente:

   1. El signo no puede ser concedido por el sólo hecho de ya tener registrada la parte gráfica del signo.

   2. Los acuerdos de coexistencia celebrados entre las partes no son vinculantes para la Superintendencia de Industria y Comercio.

   3. La Superintendencia necesariamente debe realizar el correspondiente examen de registrabilidad, aún cuando existan acuerdos de coexistencia.

   4. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad aún cuando no se hayan presentado oposiciones.

   5. El nombre comercial invocado por la parte actora no es usado en Colombia.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo THE RITZ CARLTON (mixto), fue el 26 de julio de 2002, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 únicamente en sus literales a) y b) y 135 literales a) y b) de la Decisión 486 de la...