PROCESO 148-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 148-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a) y b).

Marca: M (mixta).

Actor: sociedad UNILEVER N.V.

Proceso interno Nº 2009-00428.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso interno Nº 2009-00428.

El auto de 23 de enero de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad UNILEVER N.V.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad MARS, INCORPORATED.

1. Hechos.

   1. El 15 de mayo de 2006, la sociedad UNILEVER N.V. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo M (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 565 de 30 de junio de 2006. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad MARS, INCORPORATED sobre la base de su marca M EN CÍRCULO (mixta) y sus marcas M (mixta) registradas para distinguir productos de la Clase 30.

   3. Por Resolución Nº 55266 de 24 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad MARS, INCORPORATED, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 4862 de 30 de enero de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 10992 de 9 de marzo de 2009, revocó la decisión contenida en la Resolución 55266 y, en consecuencia, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del signo solicitado M (mixto). De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad UNILEVER N.V. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad UNILEVER N.V. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “Al comparar la marca solicitada frente a las marcas de propiedad de MARS INCORPORATED, encontramos que cada una de ellas tiene una composición completamente diferente, que le permitirá al consumidor recordarlas en forma independiente”.

   2. Los signos en conflicto “no son semejantemente confundibles desde el punto de vista gráfico y visual (…) pues el impacto que genera cada una de las marcas en conflicto, es completamente diferente y por tanto, el consumidor en ningún momento las relacionará entre sí, sino por el contrario las recordará de manera independiente”.

   3. Afirma que “la visión en conjunto de las marcas enfrentadas genera una impresión completamente diferente, lo cual permitirá que el consumidor las distinga”.

   4. En la actualidad existen muchos registros que contienen la letra M y coexisten con las marcas del opositor “sin generar riesgo de confusión en el consumidor y sin generar riesgo de asociación de alguna de las marcas anteriormente descritas”.

   5. Que si bien las marcas en conflicto coinciden en la M “cada una cuenta con un diseño particular que permite diferenciarlas la una de la otra”.

   6. Cada uno de los signos ampara productos diferentes y diferenciables”.

   7. Se violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado es distintivo.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. En el caso concreto “nos encontramos frente a dos marcas mixtas (…) que su cotejo debe obedecer al elemento predominante, pudiendo ser éste las palabras o los gráficos que acompañan a las palabras. Tenemos entonces por un lado el signo solicitado a registro ‘M’ (mixta) clase 30 y marca registrada opositora ‘M’ (mixta) registrada en la clase 30”.

   3. Por lo que, “el cotejo de las dos marcas mixtas en debate deberá recaer en el elemento gráfico, siendo que el examen de confundibilidad se realizará atendiendo los aspectos gráfico y conceptual, toda vez que la letra M que cada uno contiene, no son susceptibles (sic) de comparación como elemento denominativo ya que ésta no constituye una palabra susceptible de examinar, siendo que son dos letras idénticas que suenan y se escriben igual”.

   4. La Superintendencia considera que “los signos confrontados, como tales, analizados en conjunto y sucesivamente, son confundibles, por lo que es preciso analizar la conexión competitiva entre los productos o servicios que amparen, lo anterior, para determinar si existe riesgo de confusión”.

   5. Sobre la conexión competitiva “(…) el signo solicitado aún cuando delimitó los productos de los cuales pretende representar de la clase 30, las marcas registradas a favor del titular, Mars Inc., abarcan todos y cada uno de los productos de la clase 30 (…) generando así el riesgo de confusión o de asociación entre los signos debatidos”.

   6. El signo solicitado no es suficientemente distintivo.

4. Tercero interesado

   La sociedad MARS, INCORPORATED., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando lo siguiente:

   1. No se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, ya que “sus similitudes son de tal magnitud que, en caso de coexistir en el comercio a nombre de titulares distintos, pueden inducir al público a error o confusión en cuanto a sus orígenes empresariales, sin que las diferencias existentes que alega la sociedad demandante puedan desestimar la impresión general tan similar que despiertan los signos luego de una sencilla apreciación visual y fonética de los mismos, considerados en su conjunto”.

   2. En vista a que las letras no pueden ser objeto de exclusividad, en el presente caso son los elementos figurativos los que adquieren mayor trascendencia.

   3. El argumento de que en el mercado coexisten varios registros que contienen la letra M no resulta “presupuesto suficiente para que se conceda el registro (…)”. Agrega que las marcas que contienen la letra M contienen otros aspectos gráficos claramente identificables.

   4. Varios de los productos de la clase 30 son amparados por ambas marcas, especialmente en confitería, pastelería y helados.

   5. Respecto a la distintividad “la marca ‘M’ (mixta) de UNILEVER N.V. es intrínsecamente distintiva, pues cumple con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, como ya se observó, pues consiste en una letra ‘M’ dentro de un círculo (…) Cosa distinta es que no sea distintiva frente a la marca de mi poderdante, como bien lo resolvió la Superintendencia, al aplicar correctamente el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 (…)”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo M (mixto), fue el 15 de mayo de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada...