PROCESO 144-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 144-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Actor: Sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A.

Marca: “POWER TAXI” (mixta).

Expediente Interno N° 2006-00238.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinte (20) de noviembre de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: la sociedad COÉXITO S.A.

2. Actos demandados

   Las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. plantean que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 30336 de 20 de septiembre de 2001, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “POWER TAXI” (mixto) solicitado por la sociedad COÉXITO S.A.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 22 de diciembre de 2000, con la radicación 01-007082-00-00, la sociedad COÉXITO S.A. solicitó el registro del signo “POWER TAXI” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones a dicha solicitud.

      - El 20 de septiembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30336, por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “POWER TAXI” (mixto) solicitado por la sociedad COÉXITO S.A.

      - Las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. interpusieron demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. Fundamentos de la Demanda

      Las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A., en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca impugnada ‘Power taxi’ es una marca integrada por una expresión inglesa y otra castellana o, mejor aún, universal y ambas expresiones aún de lo anotado son del conocimiento común. No existe duda alguna que la expresión ‘taxi’ sea de dominio general de los habitantes de la República de Colombia, de la Comunidad Andina y del mundo, asimilada al vehículo de servicio público que presta el transporte a personas de manera individual”.

      - “(…) la expresión ‘Power’ es un adjetivo que está íntimamente relacionada (sic) con la lengua castellana y es de conocimiento común y general que significa, capacidad, habilidad para hacer o actuar, vigor, energía, capacidad para ejercer fuerza mecánica de un sustantivo, etc. Esta traducción es conocida por el común de las personas de habla castellana en todos los campos de desempeño del ser humano, en el campo de la economía global, medicina, la industria, informática, educación, etc.”.

      - “(…) la parte nominativa de la marca ‘Power taxi’ es la dominante y que la parte gráfica no la hace suficientemente distinta, ya que la gráfica no abstrae la connotación tan importante que tiene el significado o concepto de la marca en el mercado de todos los productos y servicios, no solo en Colombia, la Comunidad Andina como a nivel global ”.

      - “No puede alegarse que la marca ‘POWER TAXI’, por estar integrada por expresiones de otro idioma es una marca de signos de fantasía y por ende registrable, (…)”

      - La marca “tiene un elemento denominativo que prevalece en el conjunto marcario; dicho elemento denominativo está compuesto básicamente por dos palabras genéricas que distinguen los productos que pretenden identificar con la marca”.

      - “(…) la marca de baterías para automóviles ‘Power taxi’ es descriptiva del producto ha (sic) usarse, como lo son los automotores del servicios (sic) público ‘taxis’”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la actora en la demanda, no demuestra de manera fehaciente y contundente, que el signo ‘POXER TAXI’ (mixto) clase 9 forma parte del conocimiento común en el idioma extranjero. Por lo tanto, las pruebas aportadas, son inconducentes e impertinentes para desvirtuar la registrabilidad del signo solicitado. Éstas solamente demuestran que ‘POWER TAXI’ es una expresión que se usa en idioma extranjero, pero no prueban que ese mismo signo, haga parte del conocimiento común dentro del territorio en donde se va a comercializar el producto”.

      - “(…) la expresión POWER TAXI (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la nomenclatura vigente, además (…) NO designa en forma inmediata y directa un tipo de producto, como los comprendidos en la clase 9 de la nomenclatura vigente y además porque no conlleva a que el consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse”.

      - “En cuanto a la expresión ‘POWER TAXI’ (mixta) cabe señalar que, ésta es una expresión en el idioma inglés el cual no es de dominio por la mayoría de la población colombiana y en este sentido, no evoca para muchos ninguna idea”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad COÉXITO S.A., tercero interesado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) las palabras mencionadas tienen significado conceptual, lo cual es aceptado plenamente, por nuestra legislación marcaria, tanto para las marcas arbitrarias como para las marcas evocativas. En este caso la marca POWER TAXI, corresponde a una marca arbitraria en cuanto distingue productos de la clase 9 internacional”.

      - “La marca nominativa POWER TAXI, para distinguir productos de la clase 9 internacional es arbitraria, es decir que su protección abarca el conjunto nominativo, en forma plena y absoluta, puesto que aunque tienen contenido conceptual no tienen (sic) ni relación directa, ni relación indirecta con ninguno de los productos de la clase 9 internacional”.

      - “(…) el signo POWER TAXI, o el signo POWER o e (sic) signo TAXI no constituyen la palabra con la que se designa de forma directa ninguno de los productos identificados con la marca registrada”.

      - “La marca POWER TAXI, ni es una marca ilegal, ni es una marca débil. Es una marca debidamente registrada, suficientemente distintiva y sobre la cual la sociedad COÉXITO S.A., tiene derecho a su uso exclusivo, en la forma como se encuentra registrada”.

      - Cita antecedentes jurisprudenciales, en el país y en Perú, en donde se deniega el registro de signos semejantes por estar registradas marcas que incluyen las expresiones referidas.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de veinte (20) de noviembre de 2012.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), c), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se considera que procede la interpretación de los artículos solicitados, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “POWER TAXI” (mixto), fue presentada el 22 de diciembre de 2000, en vigencia de la Decisión 486mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente al presente caso.

   Se limitará la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b). Asimismo, no se interpretará el literal c) (formas usuales) del artículo 135 por no ser adecuado al...