PROCESO 134-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 134-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2010-00389. Actor: BAYER SCHERING PHARMA AG. Marca: YASIL (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y seis días del mes de enero del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de noviembre de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: BAYER SCHERING PHARMA AG.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras Interesadas: LABORATORIOS ECAR S.A.

   LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.

   GRUPO LEPETIT S.R.L.

   GRÜNENTHAL GMBH.

   iii. DATOS RELEVANTES

   a. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad LABORATORIOS ECAR S.A., solicitó el 22 de enero de 2009 el registro como marca del signo denominativo YASIL, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 601 de 27 de febrero de 2009, se presentaron las siguientes oposiciones:

      • La sociedad LABORATORIOS LAFRANCOL S.A., se opuso con base en su marca denominativa YAXIBELLE, registrada en Colombia bajo el certificado No. 340269, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • La sociedad GRUPO LEPETIT S.R.L., se opuso con base en su marca denominativa PLASIL, registrada en Colombia bajo el certificado No. 63372, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • La sociedad GRÜNENTHAL GMBH, se opuso con base en su marca denominativa YANTIL, registrada en Colombia bajo el certificado No. 365038, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • La sociedad BAYER SCHERING PHARMA AG, se opuso con base en las siguientes marcas:

      - Marca denominativa YAZ, registrada en Colombia bajo el certificado No. 318939, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Marca denominativa YASMIN, registrada en Colombia bajo el certificado No. 272365, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Marca mixta YASMIN, registrada en Colombia bajo el certificado No. 289812, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • La sociedad PROCAPS S.A., se opuso con base en su marca denominativa YARIT, registrada en Colombia bajo el certificado No. 354747, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 51047 de 30 de septiembre de 2009, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder el registro solicitado.

   4. Las sociedades opositoras instauraron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La Directora de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 62344 de 30 de noviembre de 2009, resolvió los recursos de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo los recursos de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 13846 de 12 de marzo de 2010, resolvió los recursos de apelación confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad BAYER SCHERING PHARMA AG., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto (signo solicitado y los de titularidad de la demandante), son confundibles en los aspectos ortográfico y fonético.

   2. Sostiene, que el cotejo de signos que amparan productos farmacéuticos debe ser más estricto.

   3. Indica, que los signos evocan la misma idea posicionada en el mercado. Se debe tener en cuenta que los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos anticonceptivos, lo que podría generar confusión y perjuicios para la salud.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Entre los signos en conflicto no existe confundibilidad en los aspectos fonético, ortográfico y visual.

      • Agrega, que no existe riesgo de asociación.

   2. Por parte de las terceras interesadas en las resultas del proceso.

      La corte consultante únicamente envió la contestación de la demanda por parte de la sociedad PROCAPS S.A. Por lo tanto, sólo nos referiremos a los argumentos ahí contenidos.

      • Argumenta que los signos YASIL y YARIT son confundibles desde el punto de vista visual y fonético.

      • Igualmente señala, que los signos en conflicto amparan los mismos productos.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretarán las norma solicitadas, pero se restringirá la interpretación del artículo 134 al literal a).

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos.

4. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

5. Análisis de registrabilidad de los signos que amparan productos farmacéuticos.

6. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.

7. Los signos evocativos.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo YASIL. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Concepto de marca.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

      El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

      De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

      La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

      • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

      • Es indicadora de la procedencia empresarial.

      • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

      • Concentra el goodwill del titular de la marca.

      • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

      Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo...