PROCESO 143-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 143-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00152. Actor: PEGATEX LIMITADA. Marca: PEGACER (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y seis días del mes de enero del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de noviembre de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: PEGATEX LIMITADA.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: FIDEL ANTONIO GAVIRIA VÉLEZ.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El señor FIDEL ANTONIO GAVIRIA VÉLEZ, solicitó el 3 de junio de 2005 el registro como marca del signo mixto PEGACER, para amparar productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 558, se presentaron las siguientes oposiciones:

      • La sociedad PEGATEX LTDA., presentó oposición con base en las siguientes marcas:

      - Marca mixta PEGATEX, registrada en Colombia bajo el certificado No. 240687, para amparar productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Marca mixta PEGATEX, registrada en Colombia bajo el certificado No. 240687, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • El señor ISMAEL RUIZ LARA presentó oposición con base en su marca mixta PEGARSOLDA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 298865, para amparar productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • La sociedad SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A., presentó oposición con base en su marca denominativa PEGACOR, registrada en Colombia bajo el certificado No. 59399, para amparar productos de la clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 25800 de 22 de agosto de 2007, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder el registro solicitado.

   4. Los opositores instauraron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante las Resoluciones No. 35143 de 26 de octubre de 2007 y 09044 de 27 de marzo de 2008, resolvió los recursos de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo los recursos de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones No. 0213 de 14 de enero de 2008 y 17961 de 30 de mayo de 2008, resolvió los recursos de apelación confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad PEGATEX LTDA., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos PEGACER y PEGATEX son confundibles en los aspectos visual, ortográfico y conceptual.

   2. Sostiene, que si bien la partícula PEGA no es apropiable, lo cierto es que el signo solicitado para registro es extremadamente parecido al signo PEGATEX.

   3. Indica, que la Superintendencia ha decidido otros casos similares de manera diferente.

   4. Argumenta, que los signos en conflicto amparan los mismos productos.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos.

      • Argumenta, que la partícula PEGA es de uso común y, por lo tanto, la comparación debe centrarse en las partículas diferentes.

   2. Por parte del señor FIDEL ANTONIO GAVIRIA VÉLEZ.

      • Argumenta, que los signos PEGATEX y PEGACER no son confundibles.

      • Indica, que la partícula PEGA es descriptiva, evocativa y genérica y, por lo tanto, no es apropiable.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretarán las normas solicitadas, pero se restringirá la interpretación del artículo 134 a sus literales a) y b).

   Se interpretará de oficio el artículo 150 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos.

4. Partículas de uso común, genéricas y descriptivas en la conformación de signos distintivos. La marca débil.

5. Los signos evocativos.

6. La conexión competitiva.

7. La autonomía de la oficina de registro marcario al conceder o denegar una marca.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto PEGACER. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Concepto de marca.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

      El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

      De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

      La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

      • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

      • Es indicadora de la procedencia empresarial.

      • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

      • Concentra el goodwill del titular de la marca.

      • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

      Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

      . (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").

      Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

      Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa...