PROCESO 146-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 146-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literales a) y b) de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00384. Actor: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY. Marca: COMODIN (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y seis días del mes de enero del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de diciembre de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera Interesada: POINT DE COLOMBIA LTDA.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA., solicitó el 23 de agosto de 2007 el registro como marca del signo mixto COMODIN, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 590 de 31 de marzo de 2008, la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY, se opuso con base en su marca denominativa COUMADIN registrada en Colombia bajo el certificado No. 73747, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 42132 de 29 de octubre de 2008, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 54584 de 22 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 02550 de 28 de enero de 2009, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY, presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual.

   2. Los signos en conflicto podrían generar riesgo de asociación en el público consumidor.

   3. Sostiene, que el elemento predominante del signo solicitado es el denominativo.

   4. Indica, que el número 250 y la sigla EW son explicativas, tal y como se dejó establecido en el procedimiento administrativo; por lo tanto, deben ser excluidas al efectuar el cotejo marcario. El solicitante al describir la marca objeto del registro no reivindica tales elementos.

   5. Agrega, que los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos y, por lo tanto, los criterios de comparación deben ser mucho más estrictos.

   6. Argumenta, que la marca COUMADIN es de fantasía, lo que implica que goza de una fuerte protección.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Entre los signos en conflicto no existe confundibilidad en los aspectos fonético, ortográfico e ideológico.

      • Indica, que COMODIN se refiere a un juego de naipes, mientras COUMADIN no tiene significado.

      • Agrega, que el consumidor medio claramente distinguiría los signos en conflicto.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La corte consultante no envió la contestación de la demanda de la sociedad POINT DE COLOMBIA LTDA.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretará la norma solicitada y, de oficio, el artículo 134 literales a) y b) de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

4. Elementos explicativos que acompañan al signo a registrarse como marca. Su papel en el análisis de confundibilidad.

5. Los signos de fantasía.

6. Análisis de registrabilidad de los signos que amparan productos farmacéuticos.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto COMODIN. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Concepto de marca.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

      El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

      De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

      La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

      • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

      • Es indicadora de la procedencia empresarial.

      • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

      • Concentra el goodwill del titular de la marca.

      • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

      Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este ‘punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

      . (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 7 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MEN").

      Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

      Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos

      . (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).[1]

      El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las...