PROCESO 135-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 135-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “IMPULSOR” (mixta). Expediente Interno: Nº 2009-00417.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 26 de noviembre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 2243, de 30 de octubre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 31 de octubre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00417.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: PIERRE FABRE MEDICAMENT.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes:

      – El 17 de diciembre de 2007, la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. presentó solicitud de registro de la marca IMPULSOR (mixta) para identificar “productos veterinarios” de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial. La sociedad PIERRE FABRE MEDICAMENT interpuso oposición en base a su marca registrada IMPULSOR (denominativa) de la misma Clase 05.

      – Mediante Resolución Nº 50555, de 28 de noviembre de 2008, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por PIERRE FABRE MEDICAMENT y denegó el registro solicitado.

      – BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución Nº 50555 del 28 de noviembre de 2008.

      – Mediante Resolución Nº 2543 de 28 de enero de 2009, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmándola y concediendo el recurso de apelación presentado.

      – Mediante Resolución Nº 07855 de 24 de febrero de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 50555 de 28 de noviembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, quedando definitivamente agotada la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. manifestó lo siguiente:

      – “Que se violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 por indebida aplicación, toda vez que no se tuvo en cuenta la parte gráfica preponderante y significativa que le otorga suficiente distintividad a la marca solicitada”.

      – “Además que la accionada, restó importancia a la parte gráfica de la marca solicitada, también desconoce la aplicación de la regla de especialidad, pues a pesar de que los dos signos pertenecen a la misma clase internacional, los mercados a los cuales va dirigido son completamente diferentes, circunstancia que de manera desafortunada no tuvo en cuenta la Superintendencia, al desconocer los criterios que el propio Consejo de Estado ha reconocido como ciertos”.

      – “La marca de mi poderdante es perfectamente registrable en virtud a lo consagrado por el principio de especialidad, toda vez que ésta fue solicitada para identificar productos ubicados en la Clase 05 Internacional, de manera restringida para ‘productos veterinarios’ a contrario sensu la marca tomada como fundamento para la denegación de su registro por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, identifica ‘productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico’, por lo que su protección se limita única y exclusivamente a los precitados productos, por cuanto fueron explícitamente los productos de la misma PIERRE FABRE MEDICAMENT solicitó para su protección”.

      – “Que se violó el artículo 150 de la Decisión 486, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en falsa motivación al expedir las Resoluciones acusadas, pues a juicio de la actora, no efectúo un examen juicioso y de fondo, desconociendo con ello el principio de especialidad aplicable para el cotejo entre las marcas en conflicto”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda alegando lo siguiente:

      – “Los signos en estudio apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto que el signo solicitado IMPULSOR (mixto) y la marca registrada IMPULSOR (denominativa) son idénticas en los campos ortográfico y fonético”.

      – “El signo solicitado en registro pretende distinguir productos relacionados con los que distingue la marca previamente registrada, esto en el entendido que en varios casos para la fabricación de los productos veterinarios y farmacéuticos de uso humano se emplean los mismos componentes, como por ejemplo el meloxicam. En ese sentido, los consumidores podrían creer que la misma sociedad productora de farmacéuticos ha ampliado su campo de acción para producir también productos veterinarios”.

   5. Fundamentos del tercero interesado:

      La sociedad PIERRE FABRE MEDICAMENT en su calidad de tercero interesado no se manifestó al respecto.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 136 literal a), 150 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   La solicitud de registro fue presentada el 17 de diciembre de 2007, en vigencia de la Decisión 486, por lo que será ésta la norma aplicable. En consecuencia, este Tribunal procederá a interpretar los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486; y, de oficio el artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión. No procede la interpretación del artículo 151 por no ser pertinente.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)”.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el presente caso, la sociedad BIOSTAR PHARMACEUTICAL S.A. presentó solicitud de registro de la marca “IMPULSOR” (mixta) para identificar “productos veterinarios” de la Clase 05 de la Clasificación Internacional.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

   • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.

   • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

   En las...