PROCESO 121-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 121-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión.

Marca: PLANETA KIDS (mixta).

Actor: señor AURELIO ALVARADO CERNA.

Proceso interno Nº 1430-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, dentro del proceso interno Nº 1430-2011.

El auto de 13 de noviembre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: señor AURELIO ALVARADO CERNA.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

2. Hechos

   1. El 11 de noviembre de 2004, el señor AURELIO ALVARADO CERNA solicitó ante el INDECOPI el registro como marca del signo PLANETA KIDS y las figuras de un planeta y un muñeco estilizado, para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Contra dicha solicitud, no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 3277-2005/OSD-INDECOPI, de 15 de marzo de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, decidió “DENEGAR el registro de la marca de producto solicitado por AURELIO ALVARADO CERNA, de Perú” por considerar que es confundible con las marcas CHILDREN PLANET y figura y CHILDREN PLANET y logotipo registradas a favor de la sociedad PROCHETSA para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. Contra dicha Resolución, el señor AURELIO ALVARADO CERNA interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 1021-2005/TPI-INDECOPI, de 15 de septiembre de 2005, decidió CONFIRMAR la Resolución impugnada.

   5. El señor AURELIO ALVARADO CERNA interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número 13, de 30 de abril de 2008, donde la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “FUNDADA la demanda (…); en consecuencia NULA la Resolución Nº 1021-2005/TDC-INDECOPI, y ORDENAR que el INDECOPI emita nueva resolución otorgando el registro de la marca PLANETA KIDS y las figuras de un planeta y un muñeco estilizado para la Clase 25 (…)”.

   6. Contra dicha Providencia el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú que por Providencia de 4 de junio de 2010, confirmó la sentencia de primera instancia.

   7. Contra dicha Sentencia el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 25 de octubre de 2010 declaró que “resulta necesario suspender la programación de la vista de la causa a fin de solicitar el informe al referido Tribunal respecto a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión Nº 486 (…) lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   El señor AURELIO ALVARADO CERNA en su escrito de demanda, manifiesta que:

   1. Solicita la nulidad de la Resolución Nº 1021-2005/TPI-INDECOPI de 15 de septiembre de 2005 que confirmó la Resolución Nº 3277-2005/OSD-INDECOPI, de 15 de marzo de 2005, mediante las cuales el INDECOPI le negó el registro como marca del signo PLANETA KIDS y las figuras de un planeta y de un muñeco estilizado, para la Clase 25.

   2. “(…) el público comprador tienen una idiosincrasia SUI-GENERIS, de tal manera que antes de adquirir una prenda de vestir se fija en la tela, en la calidad, en el acabado y sobre todo en el precio por lo que es muy difícil que pueda confundirse y pensar que mi signo es una derivación de origen empresarial del titular de los signos registrados”.

   3. Cita casos en los que el INDECOPI se ha pronunciado sobre la coexistencia de signos similares en el mercado.

   4. Por lo que, “se ha cometido una injusticia al denegar el registro de mi marca de producto PLANETA KIDS Y LAS FIGURAS DE UN PLANETA Y MUÑECO ESTILIZADO, a pesar de que también en la resolución de la cual vengo solicitando su nulidad en la página 3-10 existan registradas a favor de distintos titulares infinidad de signos que contienen el término KIDS y el término PLANET; por lo que me pregunto porque (sic) el derecho es para otras personas y no para el suscrito ya que mi marca podría coexistir con otros signos que tiene (sic) términos comunes como son KIDS Y PLANET (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda y argumenta:

   1. Respecto al argumento del demandante de que en el signo solicitado podría coexistir en el mercado con marcas que contengan los términos comunes como KIDS y PLANET, dice: “realizado el examen comparativo entre el signo solicitado (…) y las marcas registradas (…)” se puede apreciar, desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto “presentan una pronunciación diferente”.

   2. Desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto “determinan un impacto visual de conjunto distinto”.

   3. Desde el punto de vista conceptual los signos en conflicto “evocan una misma idea”.

   4. Tratándose de los mismos productos “aún cuando el público consumidor logre percibir y recordar que se trata de signos distintos, el hecho de que el signo solicitado evoque la misma idea que las marcas registradas (planeta de los niños) constituye un supuesto de confusión indirecta, ya que podría inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de las marcas inscritas CHILDREN PLANET y logotipo, o una nueva línea de los productos que distinguen dichas marcas, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas”.

   5. Los signos en conflicto “son confundibles, debido a que tanto la marca registrada como la solicitada están orientadas a identificar productos de la misma clase de la nomenclatura oficial y al utilizar palabras con igual significado, pueden generar la falsa impresión de que son marcas que distinguen productos de una misma empresa”.

5. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación por parte del INDECOPI.

   En vista de que en primera instancia, al resolver la demanda contencioso administrativa, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú declaró fundada la demanda, el INDECOPI, presentó recurso de apelación en el cual esgrime los siguientes argumentos:

   1. La sentencia impugnada incurre en el error “al momento de establecer si es que el público consumidor puede o no puede asociar a estos signos a una idea determinada”, agrega que “resulta innecesario que el consumidor medio tenga un conocimiento avanzado del idioma inglés, para poder atribuirles a los términos KIDS y CHILDREN una idea concreta sobre la finalidad de los productos que contienen estos vocablos, dentro de las marcas que los distinguen”.

   2. La proliferación de este tipo de términos en el sector del comercio ha logrado que un consumidor medio pueda evocar su significado, asociándolo directamente con los niños.

6. Fundamentos jurídicos del recurso de casación por parte del INDECOPI.

   El INDECOPI en su escrito de casación esgrime los mismos argumentos que en su contestación a la demanda y que en su recurso de apelación y, añade, que la sentencia apelada incurre en:

   1. Primera infracción normativa: “consiste en que se ha efectuado la inaplicación de normas de derecho material”. Específicamente el artículo 131 inciso a) del Decreto Legislativo 823 y el artículo 134 inciso b) del Decreto Legislativo 823.

   2. Segunda infracción normativa: “consiste en la inobservancia de la norma adjetiva contenida en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú (…). La norma precisa el deber de motivación de las resoluciones judiciales en todas las instancias”.

      CONSIDERANDO:

      Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo PLANETA KIDS (mixta) fue el 11 de...