PROCESO 79-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 79-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2009-00553. Actores: TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH. Marca figurativa.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de agosto de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. partes.

   Demandante: TROLLI IBÉRICA S.A.

   MEDERER GMBH.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: PROCAPS S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, solicitaron el 4 de abril de 2008 la cancelación por falta de uso de la marca figurativa registrada en Colombia bajo el Certificado No. 281109, para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y a nombre de PROCAPS S.A.

   2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 07484 de 24 de febrero de 2009, resolvió negar la cancelación total y cancelar parcialmente el registro de la marca figurativa, en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos”. Como consecuencia de lo anterior, se limitó el certificado a los siguientes productos: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.

   3. Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A., MEDERER GMBH, y PROCAPS S.A., presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   4. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 17858 de 20 de abril de 2009, resolvió los recursos de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 24779 de 20 de mayo de 2009, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   6. Las sociedades TROLLI IBÉRICA S.A. y MEDERER GMBH, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   7. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La parte demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que el uso de la marca figurativa no se presentó en la forma como se encuentra registrada. Para probar el uso aportó la fotografía de una etiqueta en donde aparece la palabra PEACHO´S, así como unos empaques en los cuales aparece la mencionada palabra acompañada de la figura registrada como marca.

   2. Sostiene, que en el expediente no aparece ni una sola prueba del uso real y efectivo de la marca figurativa, de conformidad con los requisitos exigidos en la Decisión 486.

   3. Arguye, que no se prueba que el signo figurativo se hubiere incorporado en otra marca.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que la marca figurativa se usa simultáneamente con la marca TROLLI y con la frase explicativa PEACHOS.

      • Afirma, que la normativa andina admite el uso de una marca de manera diferente a su registro, siempre y cuando las modificaciones no sean esenciales ni afecten su carácter distintivo.

      • Indica, que en el caso particular es viable el uso simultáneo de la marca figurativa y de la marca TROLLI, ya que cada una conserva su distintividad.

      • Agrega, que se probó el uso real y efectivo de la marca figurativa para distinguir gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería. Por lo tanto, lo procedente era reducir los productos amparados.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      • Sostiene, que la sociedad PROCAPS S.A. demostró el uso del signo figurativo en el mercado colombiano.

      • Argumenta, que de conformidad con la línea jurisprudencial trazada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el signo figurativo se usó en el mercado conservando los aspectos sustanciales del mismo y, en consecuencia, los elementos adicionales no afectan la prueba del mencionado uso.

      • Indica, que las pruebas aportadas al expediente demostraron el uso de la marca figurativa en el mercado de las golosinas. Por tal razón se restringió la cobertura de la marca.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   La corte consultante no determinó las normas a interpretarse, pero señaló que la parte actora invocó como norma infringida la siguiente: artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad...