PROCESO 71-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 71-IP-2012

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b), 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00348. Actor: THE GLAD PRODUCTS COMPANY. Marca: SP (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de agosto de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: THE GLAD PRODUCTS COMPANY.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: CARLOS JULIO DAZA VARGAS.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El señor CARLOS JULIO DAZA VARGAS, solicitó el 31 de mayo de 2005 el registro como marca del signo mixto SP, para amparar los siguientes productos de la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza: “ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES LUBRICANTES, PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO, COMBUSTIBLES (INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTORES) Y MATERIAS DE ALUMBRADO, BUJIAS, MECHAS”.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 554, de 29 de julio de 2005, la sociedad THE GLAD PRODUCTS COMPANY, presentó oposición con base en su marca denominativa STP, registrada en Colombia bajo el certificado No. 52035, para amparar los siguientes productos: “sustancias químicas usadas en las industrias, en la fotografía e investigaciones científicas, en los trabajos agrícolas y en los de horticultura, sustancias anticorrosivas, insecticidas, sustancias no jabonosas para la limpieza de metales, especialmente aditivos para combustibles, aditivos para lubricantes, artículos comprendidos en la clase 1, del Decreto 1707, de 1931”[1].

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 14133 de 31 de mayo de 2006, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

   4. El señor CARLOS JULIO DAZA VARGAS, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 020424 de 31 de julio de 2006, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 13327 de 11 de mayo de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución 14133, declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado.

   7. La sociedad THE GLAD PRODUCTS COMPANY, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que la sociedad THE GLAD PRODUCTS COMPANY es titular de las siguientes marcas:

      • Marca mixta STP, registrada en Colombia bajo el Certificado No. 312992, para amparar los siguientes productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza: “PRODUCTOS QUÍMICOS DESTINADOS A LA INDUSTRIA, CIENCIA, FOTOGRAFÍA, ASÍ COMO A LA AGRICULTURA, HORTICULTURA Y SILVICULTURA; RESINAS ARTIFICIALES EN ESTADO BRUTO, MATERIAS PLÁSTICAS EN ESTADO BRUTO; ABONO PARA LAS TIERRAS; COMPOSICIONES EXTINTORAS; PREPARACIONES PARA EL TEMPLE Y SOLDADURA DE METALES; PRODUCTOS QUÍMICOS DESTINADOS A CONSERVAR LOS ALIMENTOS; MATERIAS CURTIENTES; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) DESTINADOS A LA INDUSTRIA”.

      • Marca denominativa STP, registrada en Colombia bajo el Certificado No. 52035 A, para amparar los siguientes productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza: “ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES; LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTORES) Y MATERIAS DE ALUMBRADO; BUJÍAS, MECHAS”.

      • Marca Mixta STP, registrada en Colombia bajo el Certificado No. 312993, para amparar los siguientes productos de la Clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza: “ACEITES Y GRASAS INDUSTRIALES; LUBRICANTES; PRODUCTOS PARA ABSORBER, REGAR Y CONCENTRAR EL POLVO; COMBUSTIBLES (INCLUYENDO GASOLINAS PARA MOTORES) Y MATERIAS DE ALUMBRADO; BUJÍAS Y MECHAS PARA EL ALUMBRADO”.

   2. Indica, que el análisis de registrabilidad se debió realizar teniendo en cuenta las marcas determinadas anteriormente.

   3. Sostiene, que la conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto es evidente, ya que amparan productos de la misma clase 4. La Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta esto, quedando viciada su decisión.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      El Oficio No. 985, de 5 de junio de 2012, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, informa que no se envió la contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio, ya que mediante auto de 8 de marzo de 2012, se resolvió no tener por contestada la demanda por dicho organismo.

   2. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso.

      El Oficio No. 985 de 5 de junio de 2012, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, informa que no se envió la contestación del tercero interesado, ya que ésta no fue presentada.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La corte consultante solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135, 136 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretarán las normas solicitadas, restringiéndola a lo siguiente: artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b), 136 literal a) y 150.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)”.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

4. Comparación entre signos mixtos.

5. La conexión competitiva.

6. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. Examen integral, de oficio y autónomo.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto SP. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y...