PROCESO 62-IP-2012
| Emisor | Comisión de la Comunidad Andina |
PROCESO 062-IP-2012
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y h), 150, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “PEGAR SOLDA” (mixta). Actor: Químicas Victoria C.A. Expediente Interno Nº 2007-00041.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido a los 27 días del mes de agosto del año dos mil doce.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
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Las partes.
Demandante: Químicas Victoria C.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.
Tercero interesado: Ismael Ruiz Lara.
iii. DATOS RELEVANTES
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HECHOS.
El 12 de noviembre de 2004, el señor ISMAEL RUIZ LARA solicitó el registro de la marca PEGAR SOLDA (mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial. No se presentaron oposiciones.
Mediante la Resolución Nº 14182, de 22 de junio de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro solicitado.
Posteriormente, la demandante Químicas Victoria C.A. solicita ante el Consejo de Estado la nulidad de la Resolución Nº 14182, de 22 de junio de 2005, por haber la SIC concedido indebidamente el registro.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.
La demandante Químicas Victoria C.A. señala que:
– Manifestó que con la resolución que concedió el registro controvertido, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal h) de la Decisión 486.
– Señaló que esa sociedad es titular de la marca “PEGA SOLD” (mixta) en varios países, la cual distingue productos de la Clase 1.
– Argumentó que esa marca goza de cierta notoriedad y que, de acuerdo a la normativa marcaria, si un signo es notorio en el comercio internacional, éste debe ser protegido también en un país en el que no se encuentre registrado. Adjunta pruebas de la notoriedad alegada, tales como declaraciones juradas, publicidad en revistas, facturas, certificados de registro de marcas, entre otros.
– “Que las ventas por concepto de exportaciones a Colombia de nuestros productos al cierre de los años 2004 y 2005 fueron de SESENTA Y UN MIL DÓLARES ($61.000) y de OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE CON 88/100 DÓLARES AMERICANOS ($82.609,88), respectivamente”.
– El signo solicitado “PEGAR SOLDA” (mixto) es similar a la marca “PEGA SOLD” (mixta) al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
– Se ha violado el tratado internacional suscrito por Colombia, el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual.
– La demandante Químicas Victoria C.A. señala que “se constituyó desde el año 1978 y desde ese año hasta la fecha su producto líder ha sido PEGA SOLD, tal como se puede constatar en la página web de la sociedad www.pegasold.com. Además de la notoriedad adquirida del producto PEGA SOLD, es importante tener en cuenta que dicho signo se encuentra registrado como marca en los siguientes países: Venezuela, Panamá, Cuba y República Dominicana. A pesar de no encontrarse la marca PEGA SOLD registrada en Colombia, dicho signo sí corresponde a una marca notoria altamente conocida en la región”.
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
La Superintendencia de Industria y Comercio, presentó contestación a la demanda, en los siguientes términos:
– Solicitó que fueran rechazadas las pretensiones de la demanda argumentando que no fueron violadas las normas invocadas por la sociedad demandante.
– Arguyó que la parte demandante no presentó en la vía gubernativa ninguna prueba sobre la alegada notoriedad de su marca, pues el momento adecuado para ello era el establecido para hacer observaciones sobre la solicitud de registro de la marca “la notoriedad deberá probarse por el que la alegue o controvierta en el momento procesal en que tales observaciones sean presentadas, es decir, el momento en que dicha notoriedad sea contradicha”.
– “Efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas PEGA SOLD registrada en otros países y PEGAR SOLDA Clase 1 solicitada ante la oficina nacional competente, en las cuales predomina indudablemente el elemento denominativo, no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden ortográfico, gráfico y fonético suficientemente distintivos”.
– “Si se revisan las actuaciones administrativas en debate, se tiene que la parte demandante no presentó en la vía gubernativa ninguna prueba de la presunta notoriedad de la marca PEGA SOLD Clases 1 y 16, tal como se desprende de los documentos obrantes dentro del expediente Nº 04-1142436, sin que se probaran en consecuencia los presupuestos para la aplicación de la causal establecida en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486”.
El señor ISMAEL RUIZ LARA, quien actúa como tercero interesado en las resultas del proceso, allegó a través de apoderado memorial de intervención, oponiéndose a las pretensiones de la demanda:
– Alegó que el supuesto reconocimiento que presume el actor no se probó dentro del proceso de acuerdo a los estándares de la ley y la jurisprudencia marcaria, motivo por el cual no se debe considerar cierto.
– También arguyó que para que un tercero pueda señalar la notoriedad de una marca que no está registrada en Colombia, ésta debe ser ampliamente reconocida por la comunidad, y así debió haber invertido gran capital en publicidad, lo cual tampoco fue probado.
– Indicó que la Decisión 486 no permite la declaración de la notoriedad de una marca de manera oficiosa, sino que el titular debe manifestarlo, ya sea al oponerse a las solicitudes o al pedir su cancelación, lo cual tampoco se demuestra.
– La marca “PEGA SOLD” (mixta) “no es siquiera notoria en Venezuela, porque el apoderado de la sociedad demandante no aportó ningún reconocimiento o declaración de notoriedad de la marca, expedido por una entidad competente, y mucho menos en Colombia en donde ni siquiera la ha registrado, o pretendido registrar, para que con una simple afirmación de la violación del Convenio de París, los derechos de mi representado se vean vulnerados”.
– La marca “PEGA SOLD” (mixta) “en los otros países que alega su registro, fueron solicitados con posterioridad a la solicitud de mi representado 12 de noviembre de 2004, pero no puede alegar la violación del Convenio de París, para declarar la nulidad del acto administrativo de mi representado, donde jamás se registró la marca del demandante, quien en su debido tiempo, hubiese podido haber presentado observaciones al registro de la marca y no lo hizo, además pudiendo haber registrado en Colombia no lo hizo oportunamente”.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.
En el presente caso, el juez no solicita la interpretación de norma alguna, pero menciona las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso: artículo 136 literal h) de la Decisión 486.
Además, de oficio, este Tribunal interpretará los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486
“(…)
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 136
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de...
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