PROCESO 89-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 89-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literales a), b) y h), 137, 190, 191, 192, 200, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A.

Marca: “LEONISA” (denominativa).

Expediente Interno N° 2008-00377.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintitrés (23) de agosto de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: la sociedad MEILLAND INTERNATIONAL S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 4617 de 23 de febrero de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “LEONISA” (denominativo), solicitado por la sociedad MEILLAND INTERNATIONAL S.A., para distinguir “rosas y rosales”, productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 26755 de 28 de agosto de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 43082 de 21 de diciembre de 2007, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 4617 de 23 de febrero de 2007.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 1 de agosto de 2006, la sociedad MEILLAND INTERNATIONAL S.A. solicitó el registro del signo “LEONISA” (denominativo), para distinguir “rosas y rosales”, productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 556, la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A. formuló oposición a la solicitud de registro. Se fundamentó en el registro previo de sus marcas “LEONISA INTERNACIONAL EL BRASIER” (denominativa), “LEONISA” (denominativa), “L LEONISA” (denominativa y mixta), “LUCIANA” (mixta), “DLM LEONISA” (mixta), y “DLM LEONISA COMPRA DIRECTA” (mixta), para proteger productos comprendidos en las clases 2, 3, 5 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 23 de febrero de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 4617, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “LEONISA” (denominativo), solicitado por la sociedad MEILLAND INTERNATIONAL S.A., para distinguir “rosas y rosales”, productos comprendidos en la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 28 de agosto de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 26755 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 21 de diciembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 43082, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 4617 de 23 de febrero de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad CONFECCIONES LEONISA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) no solo se ha violado el literal a) del artículo 136 afirmando que no hay riesgo de confusión o de asociación entra (sic) la marca LEONISA solicitada y la marca LEONISA registrada con anterioridad en razón de los productos respecto de los cuales el uso de la misma lo pueda causar, sino que también ha sido quebrantado (…) su NOMBRE COMERCIAL, amén de ser igualmente el rotulo (sic) o enseña de sus propios establecimientos, constituyendo la actuación administrativa acusada el desconocimiento flagrante de la prohibición contenida en el literal b) de la norma en comento”.

      - “(…) la concesión del registro de marca LEONISA a favor de MEILLAND INTERNATIONAL S.A. para distinguir productos de la clase 31, constituye un indudable ‘APROVECHAMIENTO INJUSTO DEL PRESTIGIO DEL SIGNO’, en los términos de lo previsto en el artículo 136, literal h), respecto de la marca y nombre comercial de que es titular mi mandante LEONISA S.A.”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) si bien el signo LEONISA (objeto de demanda) comete una reproducción parcial de los signos registrados, tal similitud no es suficiente para determinar que la marca demandada incurre en la causal de irregistrabilidad (…) por cuanto para que tal causal encuentre éxito es necesario establecer la relación competitiva entre los signos en conflicto”.

      - “(…) la marca LEONISA de propiedad de la sociedad Meilland International S.A. (…) está destinada a distinguir ‘rosas y rosales’, productos protegidos a través de la clase 31 del Nomenclador Internacional de Niza, en tanto que las marcas de la sociedad demandante ‘LEONISA INTERNACIONAL EL BRASIER, LEONISA, L LEONISA, DLM LEONISA’ están registradas para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional, esto es ‘Vestidos y Sombrería’. (…) las marcas enfrentadas protegen marcas de las clases 25 y 31 del nomenclador, esto es de distintas clases del nomenclador, además de que no cumplen las mismas finalidades, y tampoco comparten los mismos o similares canales de comercialización”.

      - “(…) la sociedad demandante dentro del proceso gubernativo no probó la calidad de marca notoria de la marca que hoy pretende derivar tal beneficio”.

   4. Tercero Interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad MEILLAND INTERNATIONAL S.A.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 23 de agosto de 2012.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial. No indica qué normas se requiere que sean interpretadas, sin embargo, menciona que la parte actora invocó como violados los artículos 136 literales a), b) y h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “LEONISA” (denominativo), fue presentada el 1 de agosto de 2006, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, y tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 134 literal a) (concepto de marca y elementos constitutivos), 136 literales a) (identidad y semejanza con una marca), b) (identidad y semejanza con un nombre y enseña comercial) y h) (signos notorios); 137 (competencia desleal); 190, 191, 192 (nombre comercial); 200 (enseña comercial); 224, 225, 228 y 229 (signos distintivos notoriamente conocidos) de la Decisión 486 mencionada, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser...