PROCESO 52-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 052-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 150, 258 y 259 de la misma Decisión.

Marca: DAPAC (denominativa).

Actor: sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

Proceso interno Nº 2003-00300.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00300;

El auto de 4 de julio de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad PROMOLUX S.A.

1. Hechos.

   1. El 17 de enero de 2002, la sociedad PROMOLUX S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DAPAC (denominativo), para distinguir, aspiradoras, brilladoras y lavatapetes, productos comprendidos en la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 518 de 30 de julio de 2002. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 41407 de 23 de diciembre de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo solicitado.

   4. La sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad AKTIEBOLAGET ELECTROLUX en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada se violaron los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ya que el “registro de la marca DAPAC por la sociedad PROMOLUX S.A. constituye una violación al Artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que afecta indebidamente los derechos de mi representada. Adicionalmente, la marca DAPAC se registró para consolidar actos de competencia desleal”.

   2. Agrega “el registro de la marca DAPAC forma parte de una estrategia que fue diseñada, entre otros fines ilícitos, para aparentar que PROMOLUX, sus productos y sus servicios, eran los mismos de LUX y de SERVILUX, lo cual claramente constituye un acto tendiente a crear confusión, con el fin de apoderarse de la clientela de estas últimas”.

   3. Afirma que “el registro de la marca DAPAC fue obtenido de mala fe, buscando causar confusión directa e indirecta al consumidor, para aprovecharse del prestigio y reconocimiento del que gozan los productos o servicios de las empresas del grupo LUX (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Efectuado “el estudio de registrabilidad del signo DAPAC (…) se concluyó que reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca” y que no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad dispuestos en la Decisión 486.

   3. No se violó el artículo 137 de la Decisión 486 ya que “ni antes ni durante el trámite de la solicitud de registro de la marca DAPAC, existió siquiera un indicio razonable que le permitiera a esta Superintendencia inferir que su registro se hubiese solicitado ‘para perpetrar, facilitar o consolidad un acto de competencia desleal’, la decisión adoptada por esta Entidad, se ajustó a lo dispuesto en la legislación supranacional”.

   4. No existe violación de los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486.

   5. Agrega que “resulta ajena a este proceso la pretensión aducida por el demandante en cuanto a que se declare que la marca DAPAC se solicitó y obtuvo para perpetrar un acto de competencia desleal, con el objeto que se declare la nulidad de la resolución 41407 de 2002 acusada”.

4. Tercero interesado.

   La sociedad PROMOLUX S.A., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando:

   1. “Inexistencia de una actuación de mala fe por parte de PROMOLUX S.A. en la obtención del registro de la marca DAPAC” pues el demandante “en el desarrollo del concepto de la norma violada no demuestra ni señala cómo o de qué manera en el proceso de producción del acto administrativo que acusa se perpetuó la presunta mala fe simple y llanamente se limita a alegar que existió en la obtención del registro sin precisar en qué momento del proceso de formación del acto administrativo ocurrió” y que corresponde al demandante demostrar con hechos la supuesta existencia de mala fe en la obtención de un registro marcario.

   2. El actor está “tratando de lograr la nulidad de la marca DAPAC a través de esta Jurisdicción no porque ella en sí misma le cause daño o porque haya sido expedida en forma irregular, sino porque esta marca es comercializada por una persona jurídica denominada PROMOLUX S.A., aspecto que escapa a la órbita del Juez Administrativo quien no es el llamado a declarar si el nombre PROMOLUX S.A. causa o no, perjuicio comercial al demandante”. Agrega que los artículos 136 y 137 de la Decisión 486 “no pueden ser analizadas por el Juez Administrativo, porque en ellas claramente se determina que para decidir sobre si hubo o no, violación a estas disposiciones la competencia radica en la oficina Nacional Competente para el caso la Superintendencia (…) en el cual el actor tenía además la oportunidad legal de oponerse al registro de la que declino (sic)”.

   3. “Inexistencia de una causal de nulidad en materia marcaria”, aclara que las causales de nulidad según el artículo 172 de la Decisión 486 son las absolutas y las relativas y que el demandante “no precisa cuál o cuáles son las causales invocadas, si la causal o causales son absolutas o relativas; cuál o cuáles son los hechos y su relación con la causal invocada; cuál o cuáles son las pruebas, su relación con los hechos y con la causal invocada; y tampoco demuestra el concepto de violación y/o adecuación a la causal invocada. Es decir, la demandante dejó en manos del fallador el proceso de selección y demostración de las causales de nulidad”.

   4. De igual manera el demandante “invocó como causal de nulidad la mala fe pero tampoco precisa cuál o cuáles son los hechos y su relación con la mala fe; cuál o cuáles son las pruebas, su relación con los hechos y con la mala fe; y tampoco demuestra el concepto de violación y/o demostración de la mala fe, es decir, en ambos casos es simplemente enunciativa. Reiterando que la mala fe sólo opera en relación con los actos administrativos de registro de una marca”.

   5. Finalmente, afirma que los “indicios de competencia desleal no son causales de nulidad del registro de una marca, éstos son causales de irregistrabilidad (…) como tampoco es de competencia del Consejo de Estado, pronunciarse sobre dichos actos en el proceso contencioso administrativo de nulidad”.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal...