PROCESO 65-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 065-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal b) y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FIGURATIVA.

Actor: sociedad COLOMBINA S.A.

Proceso interno Nº 2010-00239.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2010-00239.

El auto de 18 de julio de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad COLOMBINA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

1. Hechos.

   1. El 28 de febrero de 2005, la sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 551 de 29 de abril de 2005. Contra dicha solicitud presentaron oposiciones la sociedad COLOMBINA S.A. ya que la figura solicitada constituye un signo usual con relación a productos de la Clase 30; y, la sociedad PROCAPS S.A. sobre la base de sus signos figurativos registrados para distinguir productos de las Clases 5 y 44.

   3. Por Resolución Nº 28973 de 2 de noviembre de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución las sociedades COLOMBINA S.A. y PROCAPS S.A. interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2589 de 5 de febrero de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 34748 de 10 de julio de 2009, confirmó, también, la Resolución Nº 28973. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad COLOMBINA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad COLOMBINA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Las Resoluciones impugnadas violan los artículos 134 y 135 literales b) y c) ya que el signo figurativo solicitado a registro carece de distintividad.

   2. Agrega que el signo figurativo solicitado constituye “una de las presentaciones comerciales más comunes de ciertos productos de la clase 30 internacional, como lo son los productos de confitería y dulcería, y la configuración gráfica de la misma no presenta diferencias sustanciales que la puedan diferenciar de una forma usada por casi todos sus competidores en el mercado”. Por lo tanto, recalca la falta de distintividad del signo figurativo para poder individualizar los productos que distingue.

   3. Recalca que el signo figurativo “es simplemente la forma usual de la presentación comercial de los dulces, incluidos en la Clase 30 internacional, razón por la cual la misma será irregistrable (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “La marca objeto del proceso está compuesta de un (sic) forma rectangular que se caracteriza por ser esférica alargada en sus extremos superior e inferior, la cual presenta una inclinación hacia el lado derecho”. Afirma que la forma usual de un producto es inapropiable en exclusiva.

   3. El signo FIGURATIVO “no genera confusión o riesgo de asociación (…)”.

   4. Agrega que “por el hecho de que a la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. se le confiere la protección del signo figurativo correspondiente a la forma de un ovalo (sic) alargado en sus extremos semi-elipses laterales sombreadas, ello no le otorga derechos para oponerse sobre los signos figurativos que cuenten con elementos diferenciadores, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de los elementos considerados en forma aislada”.

   5. Por lo tanto, el signo solicitado no se encuentra incurso en las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486.

4. Tercero interesado.

   La sociedad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando:

   1. Sobre el argumento de la demandante de que el signo figurativo solicitado no es distintivo y no cumple con la función diferenciadora de la marca, afirma que “la marca FIGURATIVA concedida cumple a cabalidad las funciones mencionadas (…) se ha usado con éxito en la identificación de productos de la clase 30 (…)”. Además, la marca FIGURATIVA es “asociada a su origen empresarial, esto es, a Nestlé, quien garantiza la calidad de todos los productos que produce”.

   2. “Consideramos que la marca FIGURATIVA es lo suficientemente distintiva, pues tiene elementos que en conjunto permitirían a un consumidor individualizar e identificar los productos en el mercado”.

   3. Aclara que su marca FIGURATIVA consiste en “un óvalo alargado, es decir, una curva cerrada, con la convexidad vuelta siempre a la parte de afuera, de forma parecida a la de la elipse, y simétrica respecto de uno de dos ejes. Tiene unos bordes particulares que generan efectos de luminosidad y dinamismo” por lo que “no genera ningún concepto relacionado con los productos que identifica y fue diseñada originalmente por Nestlé, lo que hace que sea catalogada como una marca de fantasía” razón por la cual “debe ser considerada como altamente distintiva”.

   4. Respecto al argumento de que el signo figurativo solicitado corresponde a la forma usual de los productos de la Clase 30 “No compartidos dichos argumentos, por cuanto la marca FIGURATIVA registrada tiene rasgos que la caracterizan y que la convierten en una forma que no corresponde a la del producto”. Agrega que “la marca FIGURATIVA no corresponde a la forma usual o a la forma impuesta por la naturaleza del producto, pues es una figura geométrica con rasgos únicos, originales y distintivos”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas que sirven de fundamento en el proceso interno forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para...