PROCESO 40-IP-2012

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 40-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 135 literales e) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “FIDUFAMILIAR” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2010-00154.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil doce.

VISTOS:

El Oficio Nº 563, de 13 de abril de 2012, recibido en este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2010-00154.

El auto de 6 de junio de 2012, a través del cual este Tribunal admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

  1. Las partes:

    Demandante: PATRICIA SHUK APARICIO.

    Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de la República de Colombia.

    Tercero interesado: FIDUCOR FIDUCIARIA S.A.

  2. Determinación de los hechos relevantes:

    Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes:

    - Con fecha 7 de junio de 2007, la señora PATRICIA SHUK APARICIO solicitó el registro de la marca “FIDUFAMILIAR” (denominativa), para distinguir servicios de asesoría financiera y patrimonial comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

    - Luego de efectuada la correspondiente publicación de la solicitud, la sociedad FIDUCOR FIDUCIARIA S.A. formuló oposición al registro sobre la base de sus marcas FIDUCOR (mixtas, Clase 35 y 36), FONDO COMÚN ESPECIAL “CLUB DE INVERSIÓN” (denominativa, Clase 36), FIDUPENSIONES (denominativas, Clases 35 y 36), entre otras.

    - Mediante Resolución Nº 38241, de 30 de setiembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta, sin embargo, denegó el registro solicitado basándose en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486. La División consideró que: “… el signo “FIDUFAMILIAR”, tiene un efecto desinformativo en la mente del consumidor, quien creerá celebrar un negocio fiduciario con una persona jurídica que reúne las exigencias legales correspondientes, cuando en realidad estará celebrando actos con una persona natural, generando la inexistencia del negocio celebrado”.

    - FIDUCOR FIDUCIARIA S.A. no presentó recursos contra dicha resolución.

    - La señora PATRICIA SHUK APARICIO interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la mencionada Resolución Nº 38241. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 42054, de 26 de agosto de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

    - Mediante Resolución Nº 50357, de 30 de setiembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión recurrida que denegó el registro de la marca “FIDUFAMILIAR”.

    - La señora PATRICIA SHUK APARICIO presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones arriba mencionadas.

    - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 27 de julio de 2010, ordenando se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a FIDUCOR S.A., como tercero interesado en el resultado del proceso.

  3. Fundamentos de la Demanda.

    Como fundamentos de su demanda la señora PATRICIA SHUK APARICIO manifiesta que:

    - Las resoluciones impugnadas violan, por indebida aplicación, el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    - Que, “(…) no existe ninguna norma que prohíba a particulares y personas naturales el uso de la expresión FIDU, ni que reserve tal prefijo únicamente a las entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

    - Que, “existen varias marcas que están actualmente registradas o que lo estuvieron en algún momento que contienen la expresión “FIDU” y que no pertenecen a entidades fiduciarias…”.

    - Que, la marca FIDUFAMILIAR no engaña a los consumidores toda vez que: a) la solicitante se dedica profesionalmente a prestar un “servicio de asesoría y planeación financiera, que incluye la orientación de los clientes en materia de administración del patrimonio familiar mediante la figura de la fiducia”; b) “no existe en la ley nacional ni en la comunitaria ninguna norma que prohíba a los particulares el uso del prefijo ‘FIDU’ en la conformación de sus marcas o restrinja su uso a entidades financieras autorizadas para celebrar contratos de fiducia mercantil”; c) “la entidad demandada se limitó a considerar la existencia de la fiducia mercantil regulada por el Código de Comercio, olvidando que pueden también celebrarse contratos de fideicomiso civiles (sin intervención de entidades financieras autorizadas) y otro tipo de contratos basados en la confianza, como el albaceazgo, en los que no se requiere la intervención de entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera, por lo que el término FIDU no resulta engañoso pues hace relación a la confianza y la fiducia”.

  4. Fundamentos de la contestación a la demanda.

    En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que:

    - La demanda carece de sustento legal y que en las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486.

    - Que, el signo FIDUFAMILIAR solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 135 i) de la Decisión 486, toda vez que resulta engañoso ya que “a simple vista del signo FIDUFAMILIAR, el consumidor promedio colombiano, destinatario de dichos servicios y/o productos, podrá pensar que el servicio y/o producto lo presta o suministra una entidad fiduciaria como tal y no, una persona natural como en efecto lo es, la solicitante”.

  5. ...

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