PROCESO 45-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 045-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y b), 138 literal b), 139 literal e), 140 literal c), 145 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: AG AMERICAN GENERICS (mixta).

Actor: sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A.

Proceso interno Nº 2009-00145.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso interno Nº 2009-00145;

El auto de 4 de julio de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad AMERICAN GENERICS S.A.

1. Hechos.

   1. El 14 de agosto de 2001, la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo AG AMERICAN GENERICS (mixto), para distinguir productos farmacéuticos y medicamentos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. En los antecedentes se ubica que inicialmente la sociedad AMERICAN GENERICS S.A. solicitó el registro del signo AG AMERICAN GENERICS como lema comercial. Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 523 a la que presentó oposición la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. sobre la base de su marca AMÉRICA (denominativa) registrada para distinguir productos de las Clases 5 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza y de su nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA.

   3. La Superintendencia de oficio, sin revocar la anterior publicación, resolvió publicar nuevamente la solicitud de registro, esta vez como marca, del signo AG AMERICAN GENERICS. Esta solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 531. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. sobre la base de su marca AMÉRICA (denominativa) registrada para distinguir productos de las Clases 5 y 40 de la Clasificación Internacional de Niza y de su nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA. Afirma también, que el signo solicitado es genérico y de uso común.

   4. Por Resolución Nº 23649 de 24 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 5036 de 28 de febrero de 2006, confirmó la Resolución impugnada.

   6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 11386 de 19 de abril de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 23649. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   7. La sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad LABORATORIOS AMÉRICA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha incurrido en violación de los artículos 138 literal b), 139 literal e), 140 literal c) y 145 de la Decisión 486, ya que se observaron irregularidades tanto en la presentación de la solicitud de registro, primero como lema comercial y luego como marca del signo AG AMERICAN GENERICS, como en la publicación de las mencionadas solicitudes.

   2. Se violó el artículo 150 de la Decisión 486 pues después de haber sido publicado el lema comercial solicitado en la Gaceta de Propiedad Industrial 523 “y de haber sido admitida la oposición por parte de la División de Signos Distintivos, la administración podría hacer otra cosa diferente a realizar el examen de registrabilidad, como lo ordena el artículo 150 de la Decisión 486 y no podía retrotraerse a etapas procesales ya surtidas, máxime si habían terceros reconocidos como tales en el expediente”.

   3. “La nueva publicación en la Gaceta 531 de la Propiedad Industrial se realizó sin que la Administración hubiese notificado, ni al apoderado de la sociedad solicitante ni a la sociedad opositora ya reconocida como tal en el expediente, la decisión de revocar i) la publicación realizada ni ii) la admisión de la oposición presentada. Estas dos actuaciones de la Administración eran actos administrativos de carácter particular y concreto en cuya revocatoria se afectó en forma directa a mi poderdante”.

   4. Se violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado “carecía de la suficiente fuerza para distinguir los productos farmacéuticos comercializados con ella frente a productos farmacéuticos similares de un tercero (…)”.

   5. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que entre los signos en conflicto existen similitudes capaces de crear confusión en el público consumidor. Que la expresión GENERICS no imprime fuerza distintiva al signo “pues dicha expresión, que en el idioma español significa GENERICOS, corresponde a una característica propia de los medicamentos; y el hecho de que la marca cuestionada haya excluido a los medicamentos genéricos, ello no implica considerar que el público consumidor medio deba conocer tal circunstancia”.

   6. “(…) un consumidor medio, al encontrar en el mercado un producto identificado con esa marca fácilmente podría creer que está adquiriendo un medicamento genérico producido por LABORATORIOS AMERICA S.A. (…)”, lo cual causaría confusión respecto del origen empresarial del producto.

   7. Afirma que “mal puede registrarse como marca o parte principal de una, la palabra ‘Generics’ (Genéricos), pues es ella una palabra que se usa y que además obligatoriamente se debe usar al hacer referencia a los productos farmacéuticos genéricos, no importa que esté acompañada de otra palabra, pues su significado sigue siendo el mismo”. Por lo que, si se analiza el signo solicitado sin la expresión GENERICS quedaría AMERICAN que es casi idéntica a su marca registrada.

   8. Finalmente, se violó el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 ya que el signo solicitado es confundible con su nombre comercial LABORATORIOS AMÉRICA.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas constitucionales ni las contenidas en la Decisión 344 (sic) (…)”.

   2. La expresión AG AMERICAN GENERICS (mixta) “a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial”.

   3. Entre los signos en conflicto “se tiene que desde el punto de vista ortográfico y fonético, se aprecia que los signos presentan semejanzas en cuanto a las expresiones AMERICA y AMERICAN; no obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que estas expresiones se refieren al continente americano por lo que no pueden ser monopolizados por ningún empresario”.

   4. “(…) la expresión AG AMERICAN GENERICS (expresión en inglés) y AMERICA (expresión en español) son signos que presentan diferentes estructuras morfológicas, así como secuencias vocálicas y silábicas distintas la una de 9 sílabas en 4 términos y la otra 4 sílabas en una palabra”.

   5. El signo solicitado “contiene elementos gráficos que realzan su distintividad, pues se constituye en un signo inseparable. Además la disposición especial de sus letras A Y G las cuales se refieren a la descripción de los productos amparados GENRICOS (sic) DE AMERICA, así como los trazos horizontales a cada uno de los lados del signo se configuran elementos que coadyuvan al consumidor a determinar el origen empresarial único al encontrarse frente a cualquiera de los signos en cotejo”.

4. Tercero interesado.

   La sociedad AMERICAN GENERICS S.A., tercero interesado en el proceso, no dio contestación a la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas debatidas en el proceso interno, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo AG AMERICAN GENERICS (mixto)...