PROCESO 31-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 31-IP-2012

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Patente: “HIDRATO NOVEDOSO”. Expediente Interno: Nº 2005-00164.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 23 días del mes de agosto del año dos mil doce.

VISTOS:

El Oficio Nº 339, de 05 de marzo de 2012, recibido en este Tribunal el 06 de marzo de 2012, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-00164.

El auto de 10 de mayo de 2012, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite el Proceso 31-IP-2012.

1. Las Partes.

   Demandante: SMITHKLINE BEECHAM p.l.c.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes:

   - Con fecha 16 de diciembre de 1998, la sociedad SMITHKLINE BEECHAM p.l.c. presentó solicitud de patente para la invención denominada “NUEVO PRODUCTO FARMACÉUTICO”, reivindicando prioridad de la solicitud inglesa Nº 9726568.0, de 16 de diciembre de 1997.

   - Realizado el primer examen de forma, la División de Nuevas Creaciones requirió a la solicitante para que cumpla con ciertos requisitos, entre ellos, que se modificara el título de la invención (porque era muy general); se anexara un nuevo texto de la solicitud incluyendo el capítulo reivindicatorio (por no estar nítida la referencia a ciertas palabras, números, etc.); se modificara la reivindicación 14, de manera que no se reivindique el uso del hidrato empleado para la fabricación del medicamento y se especificara el hidrato al cual se hacía referencia. Oportunamente, la solicitante dio respuesta al requerimiento formulado.

   - El extracto de la solicitud (con el nuevo título de la invención: “HIDRATO NOVEDOSO”) fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 499, de 26 de diciembre de 2000, no habiéndose presentado observaciones de terceros contra dicha solicitud.

   - Al realizarse el estudio de fondo, la División de Nuevas Creaciones requirió a SMITHKLINE BEECHAM p.l.c para que haga valer los argumentos y aclaraciones respecto a la patentabilidad de su solicitud, toda vez que el examinador consideró nuevamente que el título de la invención era demasiado general y que la novedad y altura inventiva de la solicitud se encontraban afectadas por ciertas anterioridades.

   - Dentro del plazo, la solicitante contestó el mencionado requerimiento y modificó el título de la invención a “HIDRATO NOVEDOSO DE SAL DE ÁCIDO MALÉICO DE 5-[4-2(N-METIL-N-(2-PIRIDIL) AMINO) ETOXI] BENCIL] TIAZOLIDIN-2-4-DIONA”. Asimismo, presentó argumentos en defensa de la novedad y altura inventiva de la solicitud de invención.

   - Mediante Resolución Nº 1934, de 30 de enero de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de la invención solicitada.

   - Contra dicha resolución la solicitante interpuso recurso de reposición. Mediante Resolución Nº 31755, de 23 de diciembre de 2004, se confirmó la decisión recurrida.

   - Con fecha 18 de mayo de 2005, SMITHKLINE BEECHAM p.l.c. interpone ante la Sección Primera del Consejo de Estado acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones arriba mencionadas.

   - La Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, admitió la demanda mediante auto de fecha 31 de octubre de 2005.

3. Fundamentos de la Demanda.

   En su demanda, la sociedad actora manifiesta que:

   - Que, las resoluciones impugnadas violan los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   - Que, la invención materia de la solicitud de patente es novedosa y tiene nivel inventivo.

   - Que, “la demostración de efectos sorprendentes o mejorados es un prueba útil para evaluar el paso inventivo, pero esta prueba es una ‘ayuda’ para evaluar el paso inventivo; no es en sí el requisito legal. Aún es posible que una invención posea un paso inventivo en ausencia de datos técnicos que muestren un efecto mejorado. La prueba final es si la invención reivindicada es un desarrollo obvio o rutinario del algo que es parte del estado de la técnica”.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda.

   En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que:

   - Que, la demanda carece de fundamento legal.

   - Que, las anterioridades referidas en las resoluciones impugnadas afectan el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención.

   - Que, “habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante (…) adolece (sic) del requisito de novedad mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido”.

   - Que, “al verse demostrado que el estado de la técnica enseña la manera de obtener los hidratos de la presente solicitud, la única manera posible de demostrar algún paso inventivo son las propiedades mejoradas del solvato en cuestión, por eso se recomendaba el aporte de resultados que pudiera demostrarlo”.

   CONSIDERANDO:

   Que, el Juez Consultante no indica específicamente qué artículos de la Decisión 486 deben ser interpretados. Sin embargo, hace referencia a que la demandante invoca los artículos 14 y 18 de dicha Decisión.

   Que, tomando en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 16 de diciembre de 1998, es decir, durante la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aquélla es la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad.

   Que, por lo tanto, de acuerdo a la normativa comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

   Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

   El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

   Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

   (…)

   Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

   (…)

   .

   DECISIÓN 486

   (…)

   DISPOSICIONES TRANSITORIAS

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente...