PROCESO 81-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 81-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A.

Marca: “INTIFAN” y logotipo.

Expediente Interno N° 1403-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de julio del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de julio de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A.

   La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) de la República del Perú y la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS SOCIEDAD ANÓNIMA solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa:

   - Nº 1666-2007/TPI-INDECOPI de 23 de agosto de 2007, de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 6260-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, otorgó en consecuencia el registro del signo “INTIFAN” y logotipo solicitado por la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 30 de enero de 2004, la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. solicitó el registro del signo constituido por el logotipo de forma rectangular con la denominación “INTIFAN”, escrita en letras características y la figura de un arco iris y demás frases alusivas al producto, en los colores amarillo, azul, rojo, verde, anaranjado, celeste y rosado, para distinguir forros para libros, cuadernos, folders y bolsas de plástico, productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, el 18 de marzo de 2004, la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas “VINIFAN” y “VINIFAN OFICIO” (denominativas), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional.

      - El 11 de julio de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 8992-2005/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la oposición formulada por la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. y denegó el registro del signo solicitado.

      - El 1 de agosto de 2005, la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

      - El 15 de noviembre de 2005, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1207-2005/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió declarar nula la Resolución Nº 8992-2005/OSD-INDECOPI de 11 de julio de 2005. Se fundamentó en que con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del registro del signo “INTIFAN” y logotipo se encontraba registrada la marca “INTI” y logotipo a favor de la sociedad INTI ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS S.A. en la misma clase 16.

      - El 25 de julio de 2006, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 11441-2006/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró infundada la oposición formulada por la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. e inscribir en el Registro de Marcas a favor de la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. el signo “INTIFAN” y logotipo.

      - El 22 de agosto de 2006, la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

      - El 21 de noviembre de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1806-2006/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió declarar nula la Resolución Nº 11441-2006/OSD-INDECOPI de 25 de julio de 2006.

      - El 16 de abril de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 6260-2007/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la oposición formulada por la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. y denegó el registro del signo solicitado.

      - El 1 de agosto de 2005, la sociedad PLÁSTICOS INTI S.A. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

      - El 23 de agosto de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1666-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 6260-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, otorgó en consecuencia el registro del signo solicitado.

      - La sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 1666-2007/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual resolvió revocar la Resolución Nº 6260-2007/OSD-INDECOPI de 16 de abril de 2007; y, otorgó en consecuencia el registro del signo solicitado.

      - El 10 de febrero de 2009, el Ministerio Público, Sexta Fiscalía Superior Civil de Lima, emitió el DICTAMEN Nº 086-09, el cual es de la opinión que se declare infundada la demanda.

      - El 2 de junio de 2009, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa expidió la Resolución No. 8 a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A.

      - El 15 de julio de 2009, la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 2 de junio de 2009.

      - El 30 de abril de 2010, el Ministerio Público, Fiscalía Suprema en lo Civil, emitió el DICTAMEN Nº 358-2010-MP-FN-FSC, el cual es de la opinión que se declare infundada la demanda.

      - El 5 de noviembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

      - El 17 de enero de 2011, la sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 5 de noviembre de 2010.

      - El 24 de noviembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1403-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      - El 30 de mayo de 2012, la Presidenta (e) de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 016-2012-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La solicitante, Plásticos Inti S.A., reiteradamente ha intentado registrar marcas muy semejantes a las nuestras con el propósito de aprovechar de la posición que tienen nuestras marcas, especialmente VINIFAN y sus derivadas, en el mercado”.

      - “(…) Nuestra empresa es titular de la marcas VINIFAN (…) y VINIFAN OFICIO, en la clase 16, (…) En ambos casos, nuestra marca VINIFAN protege materiales para forrado de libros y cuadernos, material para encuadernación, artículos de librería y papelería”.

      - “Los argumentos fácticos aplicables en el Derecho Marcario, ponen de manifiesto la semejanza gráfica y fonética así como la identidad y vinculación entre los productos a distinguir y la existencia del riesgo de confusión entre de (sic) nuestra marca VINIFAN y la que se pretende registrar y proteger con la marca Intifan”.

      - “CORPORACIÓN DE INDUSTRIAS PLÁSTICAS S.A., es propietaria desde hace más de 16 años de, entre otras, las siguientes marcas registradas en la clase 16: VINIFAN ABRE FÁCIL, VINIFANCITO, VINIFLE, VINIFOLDER, VINIRASER, VINIPEN, VINIPLAY, VINIFORRITO, VINIFORRO, VINIFAN ABRE FÁCIL, VINIFAN DE LUXE, VINIFORRITO CUADERNO ESCOLAR, VINIFAN CUADERNO ESCOLAR, FLEXOFAN, CHICOFAN, VINIFAN CONTACT, VINIFAN DE LUXE, VINIFAN CARTA, (…) Dichas marcas se encuentran presentes en el mercado y representan no sólo la existencia de un producto sino el respaldo de un producto de calidad, obtenida en base al concurso de muchos años dedicados y mejorar cada artículo elaborado en nuestra fábrica, cuyo resultado es la preferencia del público en la compra de los mismos, siendo que las referidas marcas se encuentran actualmente posesionadas en el mercado cuya introducción, esfuerzo y costo nos ha correspondido exclusivamente”.

      - “Nuestras marcas ‘VINIFAN’, ‘VINIFAN ABRE FÁCIL’ y ‘VINIFAN OFICIO’ entre otras...