PROCESO 55-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 055-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y de oficio, interpretación prejudicial del artículo 134 literal a) de la mencionada Decisión. Marca: “WAVE” (denominativa). Actor: HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA. Expediente Interno Nº 2008 00105 00.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de junio de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, República de Colombia.

   Tercero interesado: EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes:

      - Con fecha 14 de marzo de 2005 la sociedad HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA solicitó el registro de la marca “WAVE” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Luego de efectuada la correspondiente publicación de la solicitud, la sociedad EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A formuló oposición al registro sobre la base de su marca “WAVE RUNNER” (denominativa, Clase 12).

      - Mediante Resolución Nº 19358 del 28 de junio de 2007 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición interpuesta y en consecuencia denegó el registro solicitado.

      - Contra la mencionada resolución la sociedad demandante interpuso recursos de reposición y subsidiario de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 26728 de 28 de agosto de 2007, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

      - Mediante Resolución Nº 31629 del 27 de setiembre de 2007 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión recurrida.

      - HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones arriba mencionadas.

      - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 13 de mayo de 2008, ordenando se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A., como tercero interesado en el resultado del proceso.

   2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      Como fundamentos de su demanda la sociedad HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA manifiesta que:

      - Las resoluciones impugnadas violan, por interpretación errónea, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      - Que, “debido a la naturaleza de los productos identificados bajo cada una de las marcas en conflicto, y las diferencias existentes entre sí, adicional al principio de la especialidad, no existe riesgo de confusión para el consumidor, por lo que la coexistencia de ambos signos en el mercado debería ser permitida”.

      - Que, “(…) vale señalar que los productos que la marca WAVE RUNNER registrada identifica son ‘vehículos de locomoción marítima’, mientras que la marca solicitada … se encuentra también restringida, y pretende distinguir solamente Automóviles y vehículos automotores de dos ruedas, sus partes y accesorios y todos los productos incluidos en la clase 12 int.” (el subrayado no es nuestro).

      - Que, la Superintendencia de Industria y Comercio “no analizó cómo es el estudio que hace un consumidor al adquirir bienes en el mercado. La atención que dicho consumidor presta al origen empresarial de los servicios o productos que quiere adquirir depende en gran medida del tipo de producto, y es obvio que quien compra una moto, o un vehículo de deporte acuático, realiza una actividad que no es cotidiana y con un costo que supera el rutinario de su manutención. Por tanto, es fácil considerar que al comprar, se detiene en revisar el origen empresarial pues este es determinante para conocer la calidad del producto”. Agrega que “no es admisible considerar que el comparador (sic) de los productos del solicitante y del opositor se guía solo por la marca. Por tanto, en estos casos, el origen empresarial no está dado por la impresión que le causa la marca sino por la indagación específica con el concesionario acerca del empresario o fabricante del producto”.

   3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

      Según señala el juez consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio en su contestación a la demanda manifiesta que[1]:

      - El signo “WAVE” (denominativo, Clase 12) es “similarmente confundible con la marca “WAVE RUNNER”, clase 12, certificada a nombre de la sociedad EDUARDO LONDOÑO E HIJOS Y SUCESORES S.A., existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores”·

      - Que, “el signo solicitado como registro marcario no cumple con la función esencial de la marca debido a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados…”.

   4. TERCERO INTERESADO.

      Por su parte, EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S.A. manifestó lo siguiente:

      - Las resoluciones impugnadas no violan el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

      - Que, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo un análisis juicioso sobre las similitudes existentes entre los signos y la conexidad competitiva entre ellos.

      - Que, es un hecho que un consumidor, al encontrarse en el mercado con las marcas en conflicto, “no estará en capacidad de distinguir un producto del otro, como tampoco contará el consumidor con elementos de distintividad que le permitan identificar correctamente el origen empresarial de productos con las marcas WAVE y WAVE RUNNER”.

      - Que, no es cierto lo alegado por la demandante en el sentido que existan diferencias conceptuales entre las marcas en conflicto, que disminuyan el riesgo de confusión (indica la demandante que la palabra WAVE significa OLA, mientras que la expresión WAVE RUNNER evoca la idea de un jetski, vehículo de locomoción marina). Señala también que “al estar compuestas las marcas en conflicto por expresiones en idioma extranjero, es irrelevante su contenido conceptual, pues la mayoría del público consumidor no está en posición de comprender el mencionado contenido conceptual. Por lo tanto, las dos expresiones deben compararse como marcas de fantasía, lo que nos lleva a concluir que el consumidor percibe dos expresiones nominativas, una de las cuales (la palabra ‘WAVE’) está incluida dentro de la otra”.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser Interpretadas.

   El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Conforme a lo solicitado, se procederá a interpretar el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no así el artículo 135 por no ser...