PROCESO 11-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 011-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: TRES REYES (mixta).

Actor: sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

Proceso interno Nº 2005-00293.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso interno Nº 2005-00293;

El auto de 13 de junio de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Terceros interesados: sociedad FISH TRADING C.I. LTDA. y sociedad SANTA REYES S.A.

1. Hechos.

   1. El 16 de octubre de 2003, la sociedad FISH TRADING C.I. LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo TRES REYES (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 535 de 30 de diciembre de 2003. Contra dicha solicitud presentaron oposiciones la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. sobre la base de su marca EL REY (mixta) registrada para distinguir productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza y la sociedad SANTA REYES S.A. sobre la base de su marca SANTA REYES (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 22701 de 14 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución las sociedades opositoras interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

      En la mencionada Resolución la Superintendencia manifiesta que revisados los antecedentes se encuentran los registros de las marcas EL REY (mixta) para las Clases 29 y 30 (registros con los que se realiza la oposición) y El REY (denominativa) para la Clase 30. También se verificó la solicitud de registro de la marca SANTA REYES SR (mixta) y el depósito de la enseña comercial HUEVOS SANTA REYES ambos a nombre de la sociedad SANTA REYES S.A.

      Observa que la marca SANTA REYES (nominativa) sobre la base de la cual se realizó la oposición se encuentra registrada a nombre de una sociedad distinta a la opositora “por lo cual esta oficina se abstiene de tenerla en cuenta como argumento de oposición”.

      Finalmente, señala que las marcas a comparar son: TRES REYES (mixta) solicitada con EL REY (mixta), El REY (denominativa) y SANTA REYES SR (mixta).

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 30154 de 30 de noviembre de 2004, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 8920 de 27 de abril de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 22701. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha incurrido en violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.

   2. La Superintendencia erró al considerar que el signo TRES REYES (mixto) es distintivo, por el contrario “el signo solicitado para registro (…) posee semejanzas conceptuales con las marcas de mi representada que pueden llegar a crear confusión en el público consumidor (…)”.

   3. La “inclusión de la palabra TRES en el signo solicitado para registro en este expediente no resulta suficiente para concluir que esta marca es ‘conceptualmente’ diferente a la marca EL REY, por cuanto no cambia el sentido o el significado original del sustantivo al que acompaña”.

   4. Los consumidores “al encontrar en el mercado un nuevo producto identificado con la marca TRES REYES, podrían equivocadamente pensar que se trata de una nueva línea de mercancías lanzada al mercado por mi representada (…)”. Agrega que aceptar el registro de “las expresiones REY o REYES con cualquier otro elemento (…)” debilita la fuerza distintiva de su marca.

   5. Afirma que “Si bien los diseños de las marcas en conflicto en este asunto no son idénticos, sí evocan en la mente de los consumidores el mismo y único concepto, esto es, el de un ‘monarca o príncipe de un reino’”. Además que “la figura de unos lomos de atún con verduras que hace parte del signo solicitado para registro (…) no puede ser tenido en cuenta en el momento de la comparación, toda vez que hace relación directa al producto mismo. Dicho en otros términos, se trata de una ‘figura genérica’ que debe ser excluida de la comparación”.

   6. Que los signos en conflicto identifican productos de la misma Clase.

   7. Concluye que los signos en conflicto son confundibles entre sí y que el signo solicitado no cumple con los requisitos exigidos.

   8. Afirma que en otra oportunidad la Superintendencia consideró que la marca “REY TRES (…) no podía acceder a registro por sus similitudes con la marca EL REY (mixta) (…) de modo que no puede concluirse cosa diferente a que la marca TRES REYES (mixta) es también confundiblemente similar con la marca EL REY (mixta) (…)”.

   9. Posteriormente, por nuevo escrito, hace llegar al Consejo de Estado, copia de varias Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio donde se reconoce y se declara la notoriedad del signo EL REY. Agrega “La declaratoria de notoriedad de la marca ‘EL REY’ es un hecho nuevo que se pone en conocimiento del Despacho a fin de que sea considerado respecto del signo registrado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las resoluciones impugnadas en esta acción de nulidad, en razón de la protección especial que la Decisión 486 de 2000 otorga a las marcas notoriamente conocidas como ‘EL REY’ (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Se observa “que la marca solicitada TRES REYES (MIXTA) se identifica con una etiqueta rectangular que en su extremo izquierdo se grafican verduras con lomos de atún y en su parte derecha se evidencian tres coronas, mientras que la marca registrada EL REY (MIXTA) se identifica con un hombre con toga real y corona no presentando semejanzas para que el consumidor incurra en error”.

   2. El signo solicitado “goza de suficiente distintividad frente a las marcas registradas en disputa al no presentar semejanzas en sus elementos conceptuales ortográficos y fonéticos, más aún si se observa que el elemento gráfico es diferente a los registrado (sic)”.

   3. Respecto a la conexión competitiva “no es pertinente mencionar que la conexión de competitividad entre los signos confrontados solicitada TRES REYES (MIXTA) de la Clase 29 y EL REY (MIXTA), toda vez que no existe identidad en (sic) entre los signos confrontados (…)”.

   4. Llama la atención sobre el argumento de la accionante “donde afirma que al estudiar otro asunto diferente al objeto de esta demanda, la Superintendencia consideró acertadamente que la marca EL REY (MIXTA) era confundible con la marca REY TRES en consecuencia no accedió al registro de la solicitada marca REY TRES” pues este argumento corresponde al análisis de otro caso y la administración “realizó un estudio de fondo al examen de registrabilidad de la marca objeto de estudio (…)”.

4. Terceros interesados.

   La sociedad SANTA REYES S.A., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando:

   1. Cita el significado de la palabra REY de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua.

   2. Que previamente “fue registrada la marca SANTA REYES, para distinguir productos de la clase 29 internacional, la cual fue otorgada previa oposición de la sociedad aquí demandante (…)”.

   3. Sobre el primer argumento “no está en debate la identidad o semejanza de la expresión REY con REYES, aquí lo esencial es el concepto evocativo del conjunto marcario, que en la resolución atacada quedo claramente sustentado, por lo tanto es infructuoso el intento de otorgarle a la expresión REY, la distintividad que la demandante pretende”.

   4. Ante la cantidad de marcas que contienen la expresión REY “queda destruida la hipótesis de confundibilidad del consumidor desprevenido (…)”.

   5. La expresión REY “no es una denominación exclusivamente genérica de productos de las clases 29 y 30 internacional, pero así mismo no se puede desconocer la naturaleza de la misma en el uso comercial, ante lo cual debemos reconocer que es una denominación de uso común, que radica su distintividad en los elementos complementarios de la misma”.

   6. Los signos en conflicto “tienen características gráficas especiales las cuales deben unirse al elemento distintivo nominativo, es decir, que la palabra REY deriva su...