PROCESO 24-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 024-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión.

Marca: PETROLIZADO (denominativa).

Actor: señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.

Proceso interno Nº 2003-00421.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-00421.

El auto de 20 de junio de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Terceros interesados: señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR y señor MANUEL FERNEY MARÍN.

1. Hechos.

   1. El 29 de junio de 2001, el señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PETROLIZADO (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 506 de 30 de julio de 2001. Contra dicha solicitud presentó oposición el señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR sobre la base de su marca PETROLEUM (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 24648 de 31 de julio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y negó el registro como marca del signo solicitado.

      Contra dicha Resolución los señores VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA y ALBEIRO RESTREPO SALAZAR interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

      En la mencionada Resolución la Superintendencia manifiesta que revisados los antecedentes se encuentra registrada la marca PETROLEUM (MIXTA) a favor del señor Albeiro Restrepo Salazar para la Clase 25. También se encuentra el expediente 99-57374 correspondiente al signo PETROLIZADO (mixta) de la sociedad INDUSTRIA PETROLIZADO LIMITADA para productos de la Clase 25. Finalmente, se encuentra el expediente 99-75541 correspondiente al signo PETROLIZADO (denominativa) del señor Manuel Ferney Marín para productos de la Clase 25.

      De esta manera, considera que entre el signo solicitado PETROLIZADO (denominativo) y el signo opositor PETROLEUM (mixto) no existe confundibilidad, sin embargo, la confusión se da entre el signo solicitado PETROLIZADO (denominativo) y los signos PETROLIZADO (mixto) y PETROLIZADO (denominativo).

      Se aclara que en el informe del juez consultante, como antecedente, se señala que estando en trámite la solicitud de registro del demandante, la Superintendencia de Industria y Comercio por Resolución Nº 36221 concedió el registro de la marca PETROLIZADO (mixta) a favor del señor Manuel Ferney Marín, dicha marca fue cedida al señor Albeiro Restrepo Salazar.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 09130 de 31 de marzo de 2003, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 11600 de 29 de abril de 2003, confirmó, también, la Resolución Nº 24648. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. El señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   El señor VÍCTOR HUMBERTO ÁNGEL VILLALBA en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Como antecedentes manifiesta que usa como nombre y enseña comercial el signo BODY GEAR PETROLERO. Igualmente, que es titular de la marca BODY GEAR PETROLERO+GRÁFICA DE TORRES DE PETROLEO para productos de la Clase 25 Internacional y de la marca PETROLERO (mixta) para servicios de la Clase 42.

   2. También como antecedentes señala que el señor Manuel Ferney Marín “fallidamente solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de los signos distintivos de que es titular el señor ANGEL VILLALBA (…)”

   3. Como “Hechos y omisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio que vician de nulidad las Resoluciones 24648 del 31 de julio de 2002, 09130 del 31 de marzo de 2003 y 11600 de 29 de abril de 2003 (…)”, señala que “La accionada omitió resolver las solicitudes de registro de la marca PETROLERO, en el orden en que fueron presentadas, como lo prescribe el ordenamiento jurídico y la sana lógica en derecho (…). Dicho de otra manera, la Superintendencia de Industria y Comercio, no resolvió en el trámite que aquí interesa todas las cuestiones que plantearon en el transcurso del mismo y las que surgieron con ocasión de sus propias diligencias

   4. Agrega que “La solicitud de registro de la marca mixta PETROLIZADO, que aquí interesa, fue resuelta negativamente de manera sucesiva y ascendentemente jerárquica, luego de considerar que dicha marca era confundible con la marca PETROLIZADO a nombre del señor MANUEL FERNEY MARÍN y, luego, de ALBEIRO RESTREPO SALAZAR (…)”.

   5. La Superintendencia en las Resoluciones impugnadas “violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el signo solicitado a registro por el señor ANGEL VILLALBA era confundible con la marca PETROLIZADO (mixta), para distinguir productos de la clase 25 internacional, a nombre de Albeiro Restrepo Salazar, la cual fue concedida mediante resolución 36221 de 2002, la cual se encuentra debidamente ejecutoriada (…). Esto porque no es cierto que la Resolución 36221 se encuentra debidamente ejecutoriada, se encuentra recurrida o impugnada por el señor VICTOR HUMBERTO ANGEL VILLALBA”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con la expedición de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “(…) efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘PETROLIZADO’ clase 25 frente a ‘PETROLIZADO’ clase 25 solicitada primeramente por el señor Manuel Ferney Marín como consta en el expediente Nº 9975541, se concluye que existen similitudes entre las mismas en los aspectos visuales, auditivas, ortográficas e ideológicas que hacen imposible su diferenciación por parte del consumidor”.

   3. Los signos en conflicto contienen el mismo número de letras y sílabas, además “se tiene que la sílaba tónica es la misma lo que trae como consecuencia evidentes semejanzas auditivas y de pronunciación para el consumidor que pensaría que se trata de productos del mismo origen empresarial”. Por lo que el signo solicitado PETROLIZADO (denominativo) “encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…) constituyéndose en una reproducción de la marca previamente solicitada (…)”.

   4. Los signos en conflicto amparan productos de la misma Clase 25 lo cual “generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen (…)”.

   5. Señala que la solicitud de registro de la marca ‘PETROLIZADO’ (mixta) clase 25, fue presentada por el señor Manuel Ferney Marín Flórez bajo el expediente 9975541 con bastante antelación a la posterior solicitud de registro de la marca ‘PETROLIZADO’ clase 25 presentada por el señor Víctor Angel Villalba tal como consta en el expediente 2001-52041”.

   6. Por lo que “aún en el evento en que la Resolución Nº 36221 del 18 de noviembre de 2002 estuviera ejecutoriada a la fecha de expedición de los actos administrativos acusados la solicitud presentada bajo el expediente Nº 9975541 tenía indudablemente un derecho de prioridad sobre cualquier otro registro cuya solicitud se presentara con posterioridad, como aconteció en el caso de la solicitud de registro de la marca ‘PETROLIZADO’ clase 25 presentada por el señor Víctor Angel Villalba dentro del proceso Nº 2001-52041 objeto del presente debate”.

4. Tercero interesado.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado, señor ALBEIRO RESTREPO SALAZAR.

   Por otra parte, en el expediente sí se encuentra un escrito en el que el señor MANUEL FERNEY MARIN FLOREZ solicita que se lo tenga como tercero interesado y, en ese sentido, contestó la demanda argumentando:

   1. Que la demanda se fundamenta “en el hecho de que la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió primero la solicitud de concesión y registro de la marca comercial PETROLIZADO clase 25 del Señor VICTOR HUMBERTO ANGEL, siendo posterior a la solicitud de concesión y registro para la misma expresión, a nombre del Señor ALBEIRO RESTREPO...