PROCESO 32-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 32-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: BOGOTANA (mixta).

Actor: sociedad BOGOTA BEER COMPANY S.A.

Proceso interno Nº 2006-00369.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de julio del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 134, 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2006-00369.

El auto de 20 de junio de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad BOGOTA BEER COMPANY S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Terceros interesados: señor DANIEL BECHARA NAVRATILOVA.

1. Hechos.

   1. El 18 de enero de 2005, el señor DANIEL BECHARA NAVRATILOVA solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo BOGOTANA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 549 de 28 de febrero de 2005. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad BOGOTA BEER COMPANY S.A. sobre la base de su marca BOGOTÁ (denominativa) (BEER COMPANY va como parte explicativa) registrada para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 4038 de 23 de febrero de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad BOGOTA BEER COMPANY S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 13010 de 22 de mayo de 2006, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 20557 de 31 de julio de 2006, confirmó, también, la Resolución Nº 4038. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad BOGOTA BEER COMPANY S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad BOGOTA BEER COMPANY S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Las Resoluciones impugnadas violan los artículos 134, 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   2. La marca registrada sobre la base de la cual se debió realizar el examen de registrabilidad es BOGOTA y no BOGOTA BEER COMPANY pues en la Resolución que concedió el registro se especifica que BEER COMPANY irían como explicativas. Sin embargo, la Superintendencia realizó el examen de registrabilidad “entre BOGOTANA y BOGOTÁ BEER COMPANY (…)” y se determinó que entre los signos en conflicto no existía confusión para el público consumidor.

   3. Los signos en conflicto “son confundibles visual, fonética y conceptualmente (…)” por lo que la Superintendencia al emitir las Resoluciones impugnadas “no se ajustó a derecho”.

   4. Los signos en conflicto “identifican productos comprendidos dentro de una misma clase de productos, siendo evidente que guardan afinidad entre sí”. Agrega que la marca BOGOTANA protege bebidas no alcohólicas y la marca BOGOTA protege cervezas es decir “identifican productos que contienen la misma naturaleza y son complementarios, lo que evidentemente afecta los intereses de mi representada toda vez que la marca BOGOTA pierde su poder distintivo frente al público consumidor (…)”.

   5. Se violó el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 ya que los consumidores “asociarán las expresiones BOGOTANA/BOGOTA (…)”.

   6. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que el signo BOGOTANA “no es apto para distinguir productos en el mercado (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la decisión (sic) 486 (…)”.

   2. La expresión “BOGOTANA (mixta) para distinguir ‘bebidas no alcohólicas’ producto de la clase 32, a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘BOGOTANA’ VS ‘BOGOTA BEER COMPANY’, se tiene que estas expresiones son suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

   3. “(…) la marca BOGOTANA (solicitada) (…) se refiere al gentilicio en género femenino de una persona y objeto proveniente de la ciudad de Bogotá, mientras que la marca (registrada) ‘BOGOTA BEER COMPANY’ corresponde a una expresión en idioma inglés que significa ‘Empresa de Cerveza de Bogotá’ siendo fácilmente entendida en ese sentido por los consumidores medios en nuestro país, habida cuenta que se trata de palabras frecuentemente usadas con esa connotación”.

   4. “(…) además de las diferencias conceptuales se suman las diferencias gráficas que presente el signo solicitado ‘BOGOTANA’ pues consiste en el diseño de la denominación en cuya parte inferior derecha se aprecia un círculo que tiene ciertas figuras que se asemejan a edificios (…)”. Por lo que cada signo marcario tiene su propia distintividad.

   5. No se presenta una conexión competitiva “entre los productos que amparan las marcas en debate, ya que mientras que la marca ‘BOGOTANA’ (solicitada) ampara de forma exclusiva bebidas no alcohólicas, la marca registrada precisamente ampara un tipo de bebida alcohólica como son las cervezas”.

4. Tercero interesado.

   El señor DANIEL BECHARA NAVRATILOVA, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando:

   1. No se violó el artículo 134 de la Decisión 486, ya que la marca BOGOTANA (mixta) que identifica bebidas no alcohólicas pertenecientes a la Clase 32 es distintiva y no tiene similitud con la marca registrada. Agrega que el signo registrado, que en su conjunto es BOGOTA BEER COMPANY, ampara cervezas comprendidas en la Clase 32.

   2. Entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión y que “existen grandes diferencias gráficas, ortográficas, visuales y fonéticas que impedirían cualquier tipo de confusión por parte del público consumidor”.

   3. No se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que entre los signos en conflicto no se presenta confusión. Recalca el hecho de que los signos en cuestión distinguir productos específicos de la Clase 32.

   4. Tampoco se violó el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 y que “el demandante no expresó el concepto de la violación de la norma, lo que equivale a no formular cargo alguno”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo BOGOTANA (mixto), fue el 18 de enero de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de conforme a lo facultado por la normativa comunitaria no se interpretarán el artículo 135 literal i) de la mencionada Decisión, por no ser aplicable al caso concreto; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para...