PROCESO 43-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 43-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 135 litera b), 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y 229, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00383. Actor: ALGARRA S.A. Marca: CREAMAX (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los trece días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 01 de junio de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ALGARRA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceros Interesados: ABDUL PERDOMO MAYA.

   COLOMBINA S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El señor ABDUL PERDOMO MAYA, solicitó el 3 de noviembre de 2006 el registro como marca del signo mixto CREAMAX, para amparar productos de la clase 30 Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 575 de 30 de abril de 2007, la sociedad ALGARRA S.A., presentó oposición con base en las siguientes marcas:

      • Marca denominativa CREMAX, registrada en Colombia bajo el certificado No. 131436, para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca mixta CREMAX, registrada en Colombia bajo el certificado No. 242498, para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca mixta CREMAX, registrada en Colombia bajo el certificado No. 2280363, para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La sociedad COLOMBINA S.A. presentó oposición con base en las siguientes marcas:

      • Marca mixta COLOMBINA MAX, registrada en Colombia bajo el certificado No. 198867, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca mixta COLOMBINA MAX, registrada en Colombia bajo el certificado No. 85052, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca denominativa MAX, registrada en Colombia bajo el certificado No. 85858, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 008636 de 26 de marzo de 2008, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder el registro solicitado.

   5. La sociedad ALGARRA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   6. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 15165 de 19 de mayo de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 17118 de 29 de mayo de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   8. La sociedad ALGARRA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y visual.

   2. Sostiene, que su marca CREMAX es notoriamente conocida. Esto se demostró con diversas pruebas aportadas al expediente.

   3. Arguye, que el signo a registrarse reproduce casi en su totalidad dicha marca notoria.

   4. Argumenta, que de permitirse el registro solicitado, la marca notoria CREMAX estaría expuesta al riesgo de dilución de su capacidad distintiva.

   5. Indica, que la marca notoria debe protegerse con independencia de los productos que pretende amparar el signo solicitado para registro.

   6. Agrega, que aun así los productos amparados por los signos en conflicto tienen conexión competitiva.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual. Tampoco generan riesgo de asociación.

      • Afirma, que el signo solicitado para registro no presenta reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de la marca CREMAX.

      • Indica, que la notoriedad de la marca CREMAX no fue probada.

   2. Por parte de los terceros interesados en las resultas del proceso.

      • El señor ABDUL PERDOMO MAYA contestó la demanda mediante un curador ad – litem, de la siguiente manera:

      (…)

      Me opongo, toda vez que desconozco los hechos y por las mismas razones no propongo excepciones.

      (…)

      • La corte consultante no envío la contestación de la demanda por parte de la sociedad COLOMBINA S.A., ni tampoco hizo un resumen de dicha contestación en la solicitud de interpretación prejudicial.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante no determinó las normas a interpretarse, pero señaló que la parte actora invocó como norma infringida la siguiente: artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal de oficio interpretará las siguientes normas: artículos 134 literales a) y b), 135 literal b), y 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de...