PROCESO 35-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 035-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: FLEXACRYL (mixta). Actor: COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. – GLOBALPAINT S.A. Expediente Interno Nº 2007- 00409.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de mayo de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. – GLOBALPAINT S.A.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, República de Colombia.

   Tercero interesado: FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes:

      - Con fecha 28 de abril de 2005, la sociedad FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA. solicitó el registro de la marca “FLEXACRYL” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - COMPAÑÍA PINTUCO S.A. (actualmente denominada COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A.) formuló oposición contra dicha solicitud de registro sobre la base de su marca registrada TEXACRYL (denominativa, Clase 02).

      - Mediante Resolución Nº 15388 de 13 de junio de 2006 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición interpuesta y denegó el registro solicitado.

      - Contra la anterior Resolución FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA. planteó recurso de reposición y apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 28824 de 27 de octubre de 2006, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

      - Mediante Resolución Nº 23599 de 31 de julio de 2007 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión recurrida y declaró infundada la oposición interpuesta, concediendo el registro de la marca “FLEXACRYL” (mixta, Clase 02) a favor de FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA.

      - COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la mencionada Resolución Nº 23599.

      - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 10 de marzo de 2008, ordenando se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA.

      2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      Como fundamentos de su demanda, la sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. manifiesta que:

      - La resolución impugnada es nula ya que la marca otorgada es “confundiblemente similar” con su marca previamente registrada.

      - La coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto va a causar riesgo de asociación y de confusión en el consumidor sobre los productos de la Clase 02.

      - Que, “el elemento gráfico del signo en conflicto no es el elemento que le imprime distintividad a la marca FLEXACRYL + GRÁFICA porque para el consumidor resulta ser un elemento secundario y accesorio al elemento predominante que es el denominativo”.

      - Agrega que, “aun cuando la expresión ACRYLICO es descriptiva para los productos de la clase segunda internacional, y no obstante ser parte de las marcas confrontadas, de manera clara se observa que, aun haciendo una ficción legal y eliminado (sic) la partícula “ACRYL” de las marcas TEXACRYL y FLEXACRYL, que no es igual a la expresión de “ACRILICO”, ambos signos pueden generar riesgo de confusión y de asociación por cuanto FLEX y TEX también son similares (…)”.

      - Que existe similitud ortográfica, fonética e ideológica entre las marcas en conflicto.

   3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

      En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que:

      - La demanda carece de sustento legal y que en las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486.

      - Que, “efectuado el examen de conjunto de las marcas enfrentadas “FLEXACRYL” y “TEXACRYL”, se tiene que estas no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético bien diferenciadores entre sí y suficientemente distintivos”.

   4. TERCERO INTERESADO.

      FÁBRICA DE PINTURAS PINTUFLEX LTDA., en su calidad de tercero interesado, manifestó que:

      - Las marcas no son confundibles.

      - Que, ambos signos sólo tienen un elemento en común (ACRYL) y “muchos elementos diferenciadores”.

      - Que, “el signo FLEXACRYL+GRÁFICA, es perfectamente registrable es nuevo (sic), perceptible visual, fonética y conceptualmente distinto y por ende no susceptible de generar riesgo de confusión o asociación”.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser INTERPRETADAS.

   El Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486. Se procederá de acuerdo a lo solicitado, sin embargo, se restringirá la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b).

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO.

      El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá...