PROCESO 4-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 04-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: “NEW VENUS” (denominativa). Actor: C.I. CILES S.A. Expediente Interno Nº 2006-00047.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: C.I. CILES S.A.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, REPÚBLICA DE COLOMBIA

   Terceros interesados: FERRETEROS Y ELÉCTRICOS S.A. – FIEL S.A., COMERCIALIZADORA PALEVI LIMITADA y PROFESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes:

      - Con fecha 17 de junio de 2003 las sociedades FERRETEROS Y ELÉCTRICOS .S.A. – FIEL S.A., COMERCIALIZADORA PALEVI LTDA. y PROFESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A. solicitaron el registro de la marca “NEW VENUS” (denominativa) para identificar productos comprendidos en la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Luego de publicada la solicitud de registro, no se presentaron oposiciones.

      - Mediante Resolución Nº 04532 de 27 de febrero de 2004 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado.

      - Posteriormente, mediante Resolución Nº 13217 de 18 de junio de 2004, se corrigió la anterior decisión respecto del nombre de los titulares.

      - C.I. CILES S.A. interpone demanda de nulidad contra las Resoluciones Nº 04532 y 13217 arriba referidas, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      - Con fecha 27 de abril de 2006 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, admite a trámite la demanda.

   2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      En su escrito de demanda, la actora C.I. CILES S.A. manifiesta que:

      - Es titular de las marcas registradas “LINEA VENUS CILES” (mixta, Clase 09) y “LINEA VENUS CILES” (mixta, Clase 35). Dichos registros son anteriores a la solicitud de registro de marca presentada por FERRETEROS Y ELÉCTRICOS .S.A. – FIEL S.A., COMERCIALIZADORA PALEVI LTDA. y PROFESIONALES EN LUZ S.A. – POLUX S.A

      - Las resoluciones impugnadas, al conceder el registro solicitado por las demandadas, violaron los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486.

      - Señala que la concesión del signo cuestionado genera riesgo de confusión toda vez que el elemento preponderante corresponde a la palabra VENUS, la cual resulta idéntica en las marcas en conflicto. Señala también que las expresiones que las complementan no les imprimen la suficiente distintividad, pues “LINEA” es un término de uso común entre los comerciantes, y la palabra “NEW” resulta fácilmente asociable a una nueva versión de los productos de la parte actora.

      - Indica que, al realizar el estudio de registrabilidad de un signo solicitado, la entidad competente debió verificar de oficio la existencia de anterioridades y de marcas previamente registradas con respecto a las cuales se pueda generar un riesgo de confusión.

      - Agrega que, tanto la Decisión 486 como la jurisprudencia pertinente, establecen la no obligatoriedad del agotamiento de la vía gubernativa para demandar la nulidad de un registro, por cuanto se trata de la inaplicación de una norma de carácter supranacional.

   3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

      En su contestación de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que:

      - El registro de la marca “NEW VENUS” (mixta, Clase 09) fue válidamente concedido, no habiendo sido violada disposición alguna de la Decisión 486.

      - Indica que entre las marcas en conflicto existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciados entre sí. Ello determina que ambas marcas sean suficientemente distintivas antes los consumidores y que puedan coexistir en el mercado.

      - Resalta que, contra la solicitud de registro de la marca “NEW VENUS”, no se presentaron oposiciones por parte de terceros interesados dentro del término que era oportuno hacerlo.

   4. TERCERO INTERESADO.

      En relación con los fundamentos de la demanda, los terceros interesados manifiestan que:

      - Las resoluciones impugnadas no incurren en violación de la norma comunitaria, teniendo en cuenta que la marca “NEW VENUS” cumple con todos los requisitos exigidos para que un signo sea registrado como marca, no presentándose riesgo de confusión alguno para el público consumidor.

      - Señala que, gráficamente las marcas en conflicto son disímiles entre sí, ortográficamente están compuestas por un distinto número de letras y palabras, y en razón de ello fonéticamente tienen una pronunciación diferente también. Igualmente, ideológicamente ninguna de las dos marcas evoca conceptos relevantes, en virtud de lo cual cada una posee una distintividad propia.

      - Manifiesta también que, teniendo en cuenta las diferencias señaladas, la marca “NEW VENUS” “es suficientemente distintiva y puede coexistir de forma pacífica en el mercado y en los registros de propiedad industrial con la marca “LINEA VENUS CILES”, que siendo una marca de naturaleza mixta tiene elementos adicionales de carácter gráfico que la hacen aún más inconfundible frente a la marca “NEW VENUS”.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser Interpretadas.

   El Juez Consultante no indica expresamente los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que solicita sean interpretados, sin embargo, hace referencia a que la demandante invoca los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y artículo 126 del Estatuto, que atribuyen a este Tribunal la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   Artículo 150

   Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la...