PROCESO 41-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 041-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 134 literal a), y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: NUTY (denominativa) Actor: FERRERO S.P.A. Expediente Interno Nº 2010-00060

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de mayo de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: FERRERO S.P.A.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, República de Colombia

   Tercero interesado: COMESTIBLES ALDOR S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes:

      - Con fecha 24 de abril de 2007 la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. solicitó el registro de la marca “NUTY” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Luego de efectuada la correspondiente publicación de la solicitud, la sociedad FERRERO S.P.A. formuló oposición al registro sobre la base de sus marcas NUTELLA (denominativa y mixtas, Clase 30).

      - Mediante Resolución Nº 19263 de 27 de abril de 2009 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta y concedió el registro solicitado.

      - Contra la mencionada resolución FERRERO S.P.A. interpuso recursos de reposición y subsidiario de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 33404 de 30 de junio de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

      - Mediante Resolución Nº 37692 de 28 de julio de 2009 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión recurrida.

      - FERRERO S.P.A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones arriba mencionadas.

      - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 27 de julio de 2010, ordenando se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y al tercero interesado COMESTIBLES ALDOR S.A.

      b. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      Como fundamentos de su demanda FERRERO S.P.A. manifiesta que:

      - Las resoluciones impugnadas infringen los artículos 134, 136 literales a) y h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      - Que, “la marca NUTY en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza es irregistrable como marca y por lo tanto nula en virtud de que (i) es confundiblemente semejante con la marca notoriamente conocida NUTELLA en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza de propiedad de FERRERO S.P.A., y ii) por lo tanto carece de distintividad induciendo al público consumidor a confusión y error (…)”.

      - Señala que “las palabras NUTELLA y NUTY comparten la misma sílaba tónica “NUT-NUT”, lo que denotaría evocación del producto NUEZ. Agrega que “es claro que NUTELLA y NUTY hacen referencia a un producto hecho a base de una nuez. Así mismo y en consideración al reconocimiento mundial de la marca NUTELLA es evidente que COMESTIBLES ALDOR S.A. pretende aprovecharse de la reputación que cuenta FERRERO S.P.A. a través de su marca NUTELLA, es decir debido a la confundilidad de las marcas NUTELLA / NUTY el consumidor entenderá que NUTY hace referencia al producto ‘chocolate a base de nuez de avellana’ el cual corresponde a la marca NUTELLA”.

   3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

      En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que:

      - La demanda carece de sustento legal y que en las resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486.

      - Que, las marcas en conflicto “no son similarmente confundibles ya que, analizadas en conjunto y evitando el fraccionamiento de sus elementos integrantes, cada una de las marcas son DISTINTIVAS y por tanto, susceptibles de distinguir en el mercado los productos que amparan…” (el subrayado no es nuestro).

      - Señala que, “el hecho de que las marcas coincidan con la partícula inicial NUT, no es fundamento válido para negar el registro solicitado, (…) las marcas, ‘en conjunto’, son diferentes y diferenciables, los componentes adicionales de cada una de ellas, les otorgan suficiente distintividad para coexistir en el mercado sin riesgo de generar en los consumidores, el nombrado riesgo de confusión o asociación”.

      - Que, en el aspecto conceptual, “si bien la partícula NUT inicial tanto en NUTY como en NUTELLA tiene en el idioma inglés, la significación de fruto seco, es importante resaltar, que (…) el idioma inglés, en Colombia, no es de común utilización por el consumidor promedio es más, el consumidor promedio colombiano frente a la palabra NUT, con seguridad, no la asociará a significado conceptual alguno, por lo tanto,(…) las marcas NUTY y NUTELLA por su especial composición, ‘son signos de fantasía’” (el subrayado no es nuestro).

      - Que, como la marca en debate es suficientemente distintiva, no es necesario entrar a calificar la supuesta notoriedad alegada por FERRERO S.P.A. de sus marcas NUTELLA.

   4. TERCERO INTERESADO.

      COMESTIBLES ALDOR S.A., en su calidad de tercero interesado, manifestó que:

      - La marca denominativa NUTY “no está incursa en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina 486, pues no genera riesgo alguno de confusión con la marca de la parte actora toda vez que entre las marcas en litigio no hay similitudes de tipo ortográfico ni fonético ni tampoco ideológico”.

      - Que, la palabra NUTY en español no existe, es una palabra de fantasía.

      - Que, “la deducción de que las palabras NUTELLA y NUTY hacen referencia a un producto hecho a base de una nuez sólo la pueden realizar quienes hablen o tengan conocimiento de inglés, dado que NUT significa nuez en inglés. Sin embargo (…) pocas personas en Colombia hablan inglés, de donde se concluye que pocos son los que podrían realizar esta deducción (…)”.

      - Que, es irrelevante que la marca NUTELLA sea notoria o no, ya que no existe similitud de ningún tipo entre los signos bajo cotejo.

      - Señala también que “NUT” es una partícula comúnmente usada por los comerciantes para identificar productos de la Clase 30 Internacional.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser INTERPRETADAS.

   El Juez Consultante no indica específicamente los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que solicita sean interpretados, sin embargo, hace referencia a que la demandante invoca los artículos 134, 136 literales a) y h) y 154 de la mencionada Decisión.

   Se procederá a interpretar de oficio los artículos 134 literal a) y 136 literal a) y h) de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

   (…)

   1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO.

      El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un...