PROCESO 19-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 19-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal b), 135 literal b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00022. Actor: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. Marca: FIGURATIVA DE UN RINOCERONTE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de mayo de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceros Interesados: YAKIRA L.L.C.

   ALPHA SHOES S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad YAKIRA L.L.C., solicitó el 15 de febrero de 2001 el registro como marca del signo figurativo de un rinoceronte, para amparar los siguientes productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: perfumes y fragancias.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 502 de 30 de marzo de 2001, la sociedad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA, presentó oposición con base en su marca figurativa de un rinoceronte, registrada en Colombia bajo el certificado No. 150278, para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: productos farmacéuticos de uso humano.

      3. La sociedad ALPHA SHOES S.A., presentó oposición con base en su marca figurativa de un rinoceronte, registrada en Colombia bajo el certificado No. 199425, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 16113 de 27 de mayo de 2002, resolvió: declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA.; declarar fundada la oposición presentada por la sociedad ALPHA SHOES S.A., y negar el registro solicitado.

      5. Las sociedades YAKIRA L.L.C. y ROPSOHN LABORATORIOS LTDA., presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      6. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 016233 de 27 de mayo de 2008, resolvió el recurso de reposición revocando el acto administrativo y concediendo el registro solicitado.

      7. La sociedad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 34953 de 19 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de apelación revocando parcialmente el artículo primero y confirmado los demás apartes del acto recurrido.

      9. La sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

      10. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista visual e ideológico. Los dos signos evocan el mismo concepto. De coexistir en el mercado, inducirían al consumidor a error y confusión respecto del origen empresarial.

      2. Sostiene, que su marca figurativa de rinoceronte es arbitraria y, por lo tanto, tiene la distintividad suficiente para impedir el registro de un signo idéntico.

      3. Agrega, que el análisis de confundibilidad debe ser más prolijo, ya que su marca ampara productos farmacéuticos.

      4. Argumenta, que los productos amparados por los signos en conflicto tienen conexión competitiva.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí.

         • Argumenta, que los productos amparados por los signos en conflicto no tienen conexión competitiva.

      2. Por parte de las terceras interesadas en las resultas del proceso.

         El Consejo de Estado no remitió la contestación de la demanda por parte de las terceras interesadas.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   El juez consultante no determinó las normas a interpretar. Afirmó que la parte actora invocó como norma infringida los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   En consecuencia, de oficio, el Tribunal interpretará los artículos 134 literal b), 135 literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(…)

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos figurativos.

4. Comparación de signos que amparan productos de la clase 3 con aquellos que amparan productos de la clase 5.

5. La conexión competitiva.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo figurativo de un rinoceronte. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

   • Es indicadora de la procedencia empresarial.

   • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

   • Concentra el goodwill del titular de la marca.

   • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

   Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

   . (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la...