PROCESO 3-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 03-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales b) y e) y 177 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 175 y 179 de la misma Decisión.

Lema comercial: LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA (denominativa).

Actor: sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

Proceso interno Nº 2009-0049.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de junio del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 134, 135 literales b) y e) y 177 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2009-0049;

El auto de 23 de mayo de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.

2. Hechos

   1. El 1 de octubre de 2007, la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del lema comercial “LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA” para acompañar a la marca BIG COLA (mixta) para distinguir productos amparados en la Clase 32 de la de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 582, de 30 de noviembre de 2007, al que presentó oposición la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., POSTOBON argumentando falta de distintividad del signo.

   3. Por Resolución Nº 20280 de 20 de junio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro del lema comercial LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA para usarse con la marca BIG COLA (mixta). La sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., POSTOBON interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que por Resolución Nº 27379 de 30 de julio de 2008, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 30629 de 26 de agosto de 2008 confirmó, también, la Resolución 20280. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., POSTOBON en la demanda interpuesta manifiesta que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 177 de la Decisión 486 ya que la expresión solicitada como lema comercial “no solo alude a productos de la misma clase o productos de clases vinculadas sino que también puede perjudicar a los demás empresarios competidores en el mercado y por consiguiente a los demás productos y marcas”.

   2. La expresión LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA “en vez de ser una expresión distintiva, es una expresión absolutamente descriptiva de los productos que este lema comercial pretende publicitar, que son entre otras las bebidas gaseosas, consumidas masivamente en nuestro país, pues LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA indica que el contenido de gaseosa es el más grande del país. Asimismo, dicha expresión podría ser utilizada para identificar cualquier otra bebida gaseosa, ya que no le imprime al producto distintividad ni seguridad sobre su origen empresarial (…)”.

   3. De acuerdo al artículo 179 de la Decisión 486 que dispone que a los lemas comerciales le serán aplicables las disposiciones relativas a las marcas, se violó el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 ya que “el lema comercial ‘LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA’ contrario a lo establecido en el artículo 135 de la Decisión 486, carece de distintividad y es un lema descriptivo para distinguir los productos de la clase treinta y dos (…)”.

   4. “(…) siendo el signo registrado, un signo netamente descriptivo el mismo debería ser de libre uso por cualquiera (sic) tercero que se dedique a la misma actividad comercial y no apropiable con exclusividad por la sociedad EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L. (…)”.

   5. De la expresión LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA “se evidencia el riesgo de confusión que puede causar dentro del mercado el carácter descriptivo de la misma, lo que hace incuestionable que el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio haya resultado inadecuado y violatorio de la ley”.

   6. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486, ya que la expresión LA MÁS GRANDE DE COLOMBIA “carece de la característica esencial de todo lema comercial que es LA DISTINTIVIDAD, por cuanto es una expresión descriptiva de los productos que pretende amparar”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

   1. Con la expedición de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. La expresión solicitada “cumple con los requisitos de perceptibilidad y distintividad necesarios para ser registrada como Lema Comercial, toda vez que (…) tiene cierto grado de contenido laudatorio, pues se constituye en una proclamación de bondades...