PROCESO 25-IP-2012

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 25-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2010-00138. Actor: SUNDARAM-CLAYTON LIMITED Marca: TVS FLAME (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los seis días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de mayo de 2012.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: SUNDARAM-CLAYTON LIMITED.

    Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

    Tercero Interesado: MARÍA JOSÉ FLOREZ COTE.

    iii. DATOS RELEVANTES

    1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, solicitó el 23 de junio de 2008 el registro como marca del signo mixto TVS FLAME, para amparar productos de la clase 12 Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 596 de 30 de septiembre de 2008, la señora MARÍA JOSÉ FLOREZ, presentó oposición con base en su marca denominativa FLAME, registrada en Colombia bajo el certificado No. 368191 para amparar productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 27383 de 29 de mayo de 2009, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

      4. La sociedad SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 32912 de 30 de junio de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 55097 de 29 de octubre de 2009, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

      7. La sociedad SUNDARAM-CLAYTON LIMITED, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

      8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Los signos tienen elementos que los diferencian claramente.

      2. Sostiene, que la Superintendencia de Industria y Comercio no debió fraccionar los signos en conflicto. La palabra FLAME es secundaria en el conjunto marcario.

    3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      La señora MARÍA JOSÉ FLOREZ COTE contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      • Afirma, que la palabra FLAME es predominante en el signo solicitado para registro.

      • Argumenta, que los productos que pretende amparar el signo solicitado se encuentran contenidos en los productos amparados por la marca denominativa FLAME.

  3. Competencia del Tribunal.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

    El juez consultante no determinó las normas a interpretar. Afirmó que la parte actora invocó como normas infringidas los artículos 134 y 136 de la Decisión 486.

    En consecuencia, de oficio, el Tribunal interpretará los artículos 134 literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486.

    A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

    DECISIÓN 486

    (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

  1. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

  1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

  2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

  3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos.

  4. Palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de signos marcarios.

  5. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

    En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo mixto TVS FLAME. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

    1. Concepto de marcas.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

      El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

      De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

      La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

      • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

      • Es indicadora de la procedencia empresarial.

      • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

      • Concentra el goodwill del titular de la marca.

      • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

      Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la...

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