PROCESO 38-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 38-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 14, 15 literal e), 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 44 y 45 de la misma Decisión.

Actor: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

Patente: “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”.

Expediente Interno Nº 2008-00076.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a primero de junio del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 10 de abril de 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de dieciséis (16) de mayo de 2012.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   Demandante: la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2. Actos demandados

   La sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

   - Resolución No. 30588 de 30 de julio de 2007, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 8 de abril de 2003, la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA solicitó el otorgamiento de la patente de invención titulada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”, para los efectos de que se dé inicio a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

      - Como resultado del examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

      - Realizado el examen de patentabilidad, se encontró que la invención no es patentable. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

      - El 23 de febrero de 2007, el peticionario atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio.

      - El 30 de julio de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 23264, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO”, solicitada por la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

      - El 15 de agosto de 2007, la sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA. interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada.

      - El 24 de septiembre de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 30588 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 23264 de 30 de julio de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Escrito de demanda

      La sociedad HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) se debe tener en cuenta que los motivos de la negativa expuestos por la entidad demandada son confusos y resultan contradictorios, pues la entidad demandada fundamenta la negativa en falta de claridad sosteniendo que el proceso no conduce a un producto, que se trata de un uso y que las reivindicaciones tienen una combinación de características de estructura o de función, desfigurando en forma arbitraria y equivocada la invención; originando con este proceder una decisión injusta y con ello la violación de la norma (…), pues la invención (…) se encuentra provista de los requisitos esenciales de novedad, altura inventiva y aplicación industrial (…)”.

      - “(…) se está solucionando un problema técnico, mediante la unidad de control de salida para un generador que posee elementos estructurales y funcionales que permiten desarrollar el procedimiento para aumentar establemente la energía generada por un generador síncrono. En este orden de ideas, combinar elementos conocidos no implica de acuerdo, con el lenguaje de las patentes, que no se pueda llegar a un objeto que cumpla los requisitos de patentabilidad”.

      - “(…) el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos inter-actúen de forma distinta a la convencional”.

      - “(…) la presente invención NO es un programa de ordenador, ni de soporte lógico como tal debido a que la invención afecta el funcionamiento de elementos, siendo una invención de carácter técnica en la que se gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un programa, ya que lo que se consigue es evitar que en el control de la energía eléctrica generada por un generador síncrono, se evita cuando el motor funciona a un régimen de bajas revoluciones, que el regulador tenga que detener la generación de energía eléctrica y, por lo tanto, que se produzcan las variaciones de carga en el motor que resultarían en un régimen de revoluciones inestable del motor”.

      - “(…) la Oficina de Nuevas Creaciones (…) ha otorgado patentes de invención a solicitudes presentadas con anterioridad a la que es materia de ésta (sic) acción y que se encuentran dentro del grupo de ‘DISPOSITIVO DE CONTROL’, por lo tanto no entendemos el errado proceder que la entidad ha tenido en las decisiones demandadas (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Afirmó que del examen de fondo de la solicitud se desprende que el objeto de la misma no reunía todos los requisitos legales previos establecidos para la concesión de la patente de invención.

      - Las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger mediante la patente, no son claras, concisas y sustentadas por la descripción. En el presente caso no permiten conocer qué es lo que están definiendo, si se trata de la unidad de control de la salida de voltaje o el generador sincrónico. Además, afirmó que se trataba de un uso y no un objeto, lo cual no es procedente.

      - Es respetable el hecho que en otros países le hayan otorgado la patente, la Superintendencia es una entidad autónoma que puede apartarse de estos otros casos en donde la patente sí fue concedida.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 16 de mayo de 2012.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se considera que procede la interpretación de los artículos solicitados, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 8 de abril de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio los artículos 44 y 45 (examen de patentabilidad) de la Decisión 486, en...