PROCESO 30-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 30-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Segunda Sala del Tribunal No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión.

Actor: Señora CARLOTA CASTILLO DE RAMÍREZ.

Marca: “CALIFORNIA PANADERÍA Y PASTELERÍA” (mixta).

Expediente Interno N° 18673-LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de mayo del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de once (11) de abril de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la señora CARLOTA CASTILLO DE RAMÍREZ.

   La parte demandada la constituye: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y el PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

   El Tercero Interesado es: el señor LUIS ENRIQUE VERDESOTO PERGÜEZA.

2. Actos demandados

   La señora CARLOTA CASTILLO DE RAMÍREZ plantea en la vía contenciosa administrativa que se declare la nulidad del registro de la marca “CALIFORNIA PANADERÍA Y PASTELERÍA” (mixta), concedido a través de la Resolución Administrativa No. 31495-03 de 12 de noviembre de 2003, para proteger productos comprendidos en la clase internacional 30, a favor del señor Luis Enrique Verdesoto Pergüeza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - La señora CARLOTA CASTILLO DE RAMÍREZ es titular de la marca “PANADERÍA CALIFORNIA” (mixta), título No. 475-98 de 10 de febrero de 1998, para proteger productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

      - El 11 de julio de 2003, el señor LUIS ENRIQUE VERDESOTO PERGÜEZA solicitó el registro del signo “CALIFORNIA PANADERÍA Y PASTELERÍA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase internacional 30.

      - Una vez publicada la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 463, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

      - El 12 de noviembre de 2003, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución No. 31495, por medio de la cual concedió el registro del signo solicitado a favor del señor LUIS ENRIQUE VERDESOTO PERGÜEZA.

      - El 18 de noviembre de 2008, la señora CARLOTA CASTILLO DE RAMÍREZ presentó demanda de nulidad en contra del registro de la marca “CALIFORNIA PANADERÍA Y PASTELERÍA” (mixta).

   2. Fundamentos de la Demanda

      La señora CARLOTA CASTILLO DE RAMÍREZ, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “El signo CALIFORNIA PANADERÍA Y PASTELERÍA es irregistrable (…) ya que es extremadamente similar a la marca previamente registrada por mi representada PANADERÍA CALIFORNIA que protege productos de la misma Clase Internacional No. 30”.

      - “En el presente caso, entre el signo objeto de nulidad CALIFORNIA PANADERÍA Y PASTELERÍA y la marca previamente registrada a favor de mi mandante, PANADERÍA CALIFORNIA existe un evidente riesgo de confusión, debido a su similitud en los campos visual, auditivo y conceptual (…)”.

      - “(…) las palabras PANADERÍA y PASTELERÍA de la marca de la contraparte y de mi mandante, son términos genéricos para productos de la Clase Internacional No. 30, por lo que de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia, este tipo de designaciones se deberían excluir del cotejo marcario”.

      - “(…) el signo CALIFORNIA PANADERÍA Y PASTELERÍA fue registrado para identificar ‘Preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre; especias, café, té, cacao, arroz, azúcar, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza’ dentro de la Clase Internacional No. 30, que son los mismos para los que se encuentra registrada con anterioridad la marca PANADERÍA CALIFORNIA, de propiedad de mi representada”.

      - “(…) la resolución indicada no indica haber realizado el ‘examen de registrabilidad’ (…) que si habría ocurrido, seguramente la marca solicitada habría sido negada de oficio (…)”.

   3. Contestaciones a la demanda

      No obra en el expediente las contestaciones a la demanda por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), del Director Nacional de Propiedad Industrial, ni del Procurador General del Estado.

   4. Tercero Interesado

      El señor LUIS ENRIQUE VERDESOTO PERGÜEZA, considerado Tercero Interesado dentro del proceso, solicita que se señale “día y hora a fin de que se lleve a efecto la Audiencia de Conciliación y Contestación a la Demanda”.

      En el ACTA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN se observa la contestación a la demanda, y se proponen las siguientes excepciones:

1. “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la presente acción (…);

2. Falta de derecho de la parte actora (…);

3. Incompetencia del presente Tribunal en razón de la materia;

4. Ilegitimidad de personería activa”.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de once (11) de abril de 2012.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   La Segunda Sala del Tribunal No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “CALIFORNIA PANADERÍA Y PASTELERÍA” (mixto), fue presentada el 11 de julio de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 134 literales a) y b) (concepto de marca y elementos constitutivos) y 150 (examen de registrabilidad de oficio) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser adecuados al presente caso.

   No se interpretará el artículo 172 (nulidad de un registro marcario) por no ser pertinente a la resolución del presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

   (…)

   Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

   (…)

   .

   Consideraciones

   El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

   - Concepto de marca y elementos constitutivos;

   - Clases de signos: comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta;

   - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;

   - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación;

   - Reglas para realizar el cotejo marcario;

   - Signos genéricos. Palabras de uso común...