PROCESO 33-IP-2012

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 33-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: Sociedad KELLOGG COMPANY.

Marca: “TIGRE TONY” (mixta).

Expediente Interno N° 3953-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a primero de junio del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diez (10) de mayo de 2012.

  1. Antecedentes

  2. Las partes

    La parte demandante es: la sociedad KELLOGG COMPANY.

    La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS y la sociedad AMAY COMMERCIAL INC.

  3. Actos demandados

    La sociedad KELLOGG COMPANY solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 1723-2007/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 5587-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007 que denegó el registro del signo “TIGRE TONY” (mixto); a favor de la sociedad KELLOGG COMPANY.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 9 de junio de 2005, la sociedad KELLOGG COMPANY solicitó el registro del signo “TIGRE TONY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el 5 de agosto de 2005, la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas “TONY”, “EL TIGRE”, “EL TIGRE TIN”, “EL TIGRE BEBE”, y la marca constituida por la figura caricaturesca de un tigre, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 7 de noviembre de 2005, la sociedad KELLOGG COMPANY limitó los productos a distinguirse con la marca solicitada, a “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo”, excluyendo de ellos toda referencia a “productos de confitería y especialmente caramelos”.

      - El 30 de marzo de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 5587-2007/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado.

      - El 25 de abril de 2007, la sociedad KELLOGG COMPANY interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

      - El 6 de septiembre de 2007, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1723-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 5587-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007.

      - El 7 de diciembre de 2007, la sociedad KELLOGG COMPANY interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 1723-2007/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 5587-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007.

      - El 18 de enero de 2008, la sociedad KELLOGG COMPANY subsana la demanda presentada.

      - El 24 de junio de 2008, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa expidió la Resolución No. 09 a través de la cual ordenó el juzgamiento anticipado del proceso y dispuso la remisión de los autos al Ministerio Público para la emisión del Dictamen Fiscal.

      - El 1 de septiembre de 2008, el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, emitió el DICTAMEN Nº 368-2008-MP-FN-5ºFSCL, el cual es de la opinión que se declare fundada la demanda.

      - El 26 de noviembre de 2008, la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa expidió la Resolución No. 15 a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad KELLOGG COMPANY.

      - El 22 de diciembre de 2008, la sociedad KELLOGG COMPANY interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 26 de noviembre de 2008.

      - El 16 de abril de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual revocó la sentencia apelada y la declaró fundada.

      - El 13 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 16 de abril de 2010.

      - El 18 de agosto de 2010, la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 16 de abril de 2010.

      - El 20 de junio de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 3953-2010 LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      - El 30 de enero de 2012, el Presidente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 036-2011-SCS-CS-PJ, solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad KELLOGG COMPANY, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “No existe confusión entre las marcas en cuestión”.

      - “No existe conexión competitiva o similitud entre los productos que distinguen las marcas en litigio”.

      - “La marca de Amay Commercial Inc. distingue únicamente caramelos, chocolatería, mientras que la marca solicitada por Kellogg Company (…) distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo, con expresa exclusión de caramelos y chocolatería de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Cabe preguntarse entonces si estos productos guardan conexión competitiva”.

      - “Gráficamente la marca de nuestra mandante presenta la figura de un tigre con cuchara, el mismo que no está presente en la marca de Amay Commercial Inc.”.

      - “Denominativamente no existe similitud, puesto que la marca solicitada presenta la palabra TIGRE, no presenta en la marca de Amay Commercial Inc.”.

      - “Kellogg Company solicitó y obtuvo que Indecopi cancelara la marca TONY certificado No. 88481 de Amay Commercial Inc. restringiéndola a distinguir solo ‘caramelos y chocolatería’. En consecuencia, tenía y tiene derecho preferente el registro de su marca TONY”.

    3. Contestación a la demanda

      El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el consumidor, analizará la marca TIGRE TONY Y FIGURA DE TIGRE, cotejándola con el recuerdo que posee de la marca registrada TONY, dejándose llevar, por la impresión general de las marcas y principalmente por el elemento relevante en las mismas”.

      - “(…) resulta fundamental tomar en cuenta que pese a que existen en el signo solicitado TIGRE TONY y figura de un tigre, ciertos elementos gráficos y denominativos, lo que realmente opera como determinante es el aspecto de conjunto de las marcas. (…) La apreciación en conjunto de las marcas, no puede sin embargo dejar de lado la obligación (…) de valorar (…) el elemento que goza de mayor relevancia al interior de la unidad marcaria. Así por ejemplo el elemento de mayor relevancia en los signos confrontados es el elemento denominativo (TIGRE TONY / TONY), pues es de esta manera que los productos serán demandados en el mercado”.

      - “(…) los productos de chocolatería y pastelería se encuentran dentro del mismo género: ‘golosinas’ y cumplen la misma finalidad, esto es, sirven de complemento a las comidas o suelen ser consumidos acompañando a las bebidas frías o calientes e infusiones. En el mismo sentido, los productos pueden ser intercambiables. Así, habrá personas que solicitarán como postre algún producto de chocolatería y al no encontrarlo, podrán optar por un producto de pastelería”.

    4. Tercero Interesado

      La sociedad AMAY COMMERCIAL INC. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) en el presente caso el riesgo de asociación se da en el uso de la marca TONY de titularidad de la empresa recurrente, haciéndose creer al consumidor que los productos de la marca solicitada por la demandante son de la misma empresa o que en todo...

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