PROCESO 13-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 013-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: STRIDES TAZPEN (mixta).

Actor: sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

Proceso interno Nº 2010-00022.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el primer día del mes de junio del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso interno Nº 2010-00022;

El auto de 23 de mayo de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad. TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED.

2. Hechos.

   1. El 4 de diciembre de 2007, la sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo STRIDES TAZPEN (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 588 de 31 de enero de 2008. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. sobre la base de su marca TRIDEX (mixta) registrada para distinguir productos de las Clases 3 y 5 y servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 25887 de 25 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 30925 de 26 de agosto de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quién mediante Resolución Nº 35131 de 19 de septiembre de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 25887. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha incurrido en violación de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486. La violación del artículo 150 se debió a que la Superintendencia “no realizó un adecuado examen de fondo del caso puesto a su consideración (…)” por lo que las Resoluciones acusadas son “actos ilegales por falsa motivación (…)”.

   2. La violación del artículo 136 literal a) se debió a que el signo solicitado STRIDES TAZPEN (mixto) “es completamente confundible con la marca TRIDEX debidamente registrada por mi poderdante ya que incluye la expresión STRIDES, aunque pretende desviar su semejanza agregando la denominación TAZPEN”.

   3. Agrega que “la denominación (apellido) TAZPEN, es indicativa (derivada o evocativa) de un principio activo o denominación genérica de un insumo para la elaboración de medicamentos, cuya raíz es de uso común en la industria farmacéutica, de donde su función distintiva resulta precaria e inapropiable o inatribuible en exclusiva a una persona en particular”.

   4. El signo solicitado identifica “un producto farmacéutico a base de PEPERACILINA y TAZOBACTAM (…). Por esta razón el apellido TAZPEN es en exceso débil, por una parte TAZ es el apócope de TAZOBACTAM y por el otro la finalización PEN evoca la idea de PENICILINA (…)” agrega que en el caso “el radical no es común pero la extensión TAZPEN al ser un apócope de TAZOBACTAM + PENICILINA es utilizada comúnmente (…)”.

   5. Cita varios registros marcarios que contienen las partículas TAZ y PEN.

   6. A su juicio “STRIDES es una transliteración de la marca TRIDEX y el que a STRIDES se le coloque a modo de apellido, TAZPEN, no enerva el citado criterio (…)”. Por lo que “la expresión TAZPEN al ser extremadamente débil no puede ser considerada como parte integral de la marca STRIDES (…)”.

   7. Afirma que entre los signos en conflicto existe similitud gráfica, fonética y gramatical ortográfica. Que no se tomó en cuenta que uno de sus registros es TRIDEX denominativa.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas constitucionales ni las contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Resulta claro y evidente “que la marca solicitada ‘STRIDES TAZPEN’ (Mixta), Clase 5 (…) no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

   3. “Analizando los signos confrontados desde sus puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, encontramos que se presentan estructuras morfo-sintácticas fácilmente diferenciables por parte del público consumidor. Así las cosas, consideramos que la expresión STRIDES TAZPEN es sustancialmente diferente a las marcas TRIDEX puesto que el cambio de la X (sonido consonántico doble, compuesto de k o de g sonara, y de s) por la S (sonido consonántico fricativo sordo) reviste a los signos cotejados de la distintividad extrínseca suficiente para que puedan ser diferenciados, sin mayores problemas en el mercado (…)”.

   4. Además “consideramos que TRIDEX es una expresión de fantasía, de forma contraria de lo que sucede con STRIDES, que es una expresión del idioma ingles (sic) cuya pronunciación correcta es (STRAIDS) y que significa ZANCADAS”.

   5. Por lo que, la Superintendencia consideró “que los signos confrontados como tales analizados en conjunto y sucesivamente, no son confundibles”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad STRIDES ARCOLAB LIMITED, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando:

   1. No se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues entre los signos en conflicto “no existe confundibilidad (…)”, además, “la marca registrada distingue ‘producto farmacéutico a base de Piperacilina y Tazobactam, y la marca base de la nulidad todos los productos de la clase 05; es decir que existe una restricción y/o limitación frente a la cobertura de los productos que ambas marcas amparan”.

   2. Tampoco se violó el artículo 150 de la Decisión 486.

   3. Entre los signos en conflicto “no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor en error, por consiguiente esta marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor, es decir que la marca STRIDES TAZPEN, no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

   4. El signo TAZPEN “es un término débil o genérico, que es utilizado comúnmente, de lo que se trata es de una expresión evocativa, y en ningún momento la norma establece que se pueda rechazar las marcas que contengan letras o sílabas de una denominación genérica”. Por lo que, el signo STRIDES TAZPEN, es perfectamente registrable.

   5. Del análisis que realiza la parte actora “se observa que lo hace en forma individual, tanto para la raíz TAZ, como para la raíz PEN, pero no tiene en cuenta que al unificar la raíz TAZ con PEN, dan como resultado una expresión de fantasía de tipo evocativo, que es perfectamente registrable”.

   6. Entre los signos en conflicto no existe similitud gráfica, fonética, gramatical y ortográfica capaz de causar confusión entre el público consumidor.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas debatidas en el proceso interno, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo STRIDES TAZPEN (mixto), fue el 4 de diciembre de 2007, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por la normativa comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a ) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión...