PROCESO 8-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 008-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: YUZZY (mixta).

Actor: sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. Proceso interno Nº 2003-00522.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el primer día del mes de junio del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial correspondiente, dentro del proceso interno Nº 2003-00522.

El auto de 23 de mayo de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Terceros interesados: sociedad INNOVEX INVESTMENT COMPANY, sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS BUGUI S.A. y sociedad FRUGAL S.A.

2. Hechos

   1. El 9 de julio de 1998, la sociedad INNOVEX INVESTMENT COMPANY solicitó, ante la Oficina de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo YUZZY (mixto) para distinguir productos amparados en la Clase 29 de la de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 469, de 23 de diciembre de 1999. Contra dicha solicitud presentaron observaciones la sociedad PRODUCTORA DE ALIMENTOS BUGUI S.A. sobre la base de su marca FRUZZY (denominativa) registrada para distinguir productos de la clase 30; la sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. sobre la base de su marca YUPI (denominativa y mixta) registrada para distinguir productos de las Clases 29, 30, 32 y 33; y, la sociedad FRUGAL S.A. sobre la base de su marca YUS (denominativa) registrada para distinguir productos comprendidos en las Clases 31, 32 y 33.

   3. Por Resolución Nº 31874 de 28 de septiembre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas la tres observaciones presentadas y concedió el registro como marca del signo YUZZY (mixta).

      La sociedad ATILA DE COLOMBIA S.A. ahora FERRIS ENTERPRISES CORP. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que por Resolución Nº 42432 de 20 de diciembre de 2001, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 39375 de 10 de diciembre de 2002, confirmó, también, la Resolución 31874. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP. en la demanda interpuesta manifiesta que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “las marcas confrontadas de acuerdo con las reglas de cotejo marcario presentan una clara confundibilidad directa, por lo que las resoluciones atacadas violaron directamente la prohibición contenida en la mencionada norma”.

   2. La comparación entre los signos se centró “en el fraccionamiento de los mismos (…). Por ello, el argumento esgrimido por la entidad demandada según el cual las marcas no son confundibles porque la letra ‘p’ es diferente de la letra ‘z’, constituye una clara contradicción al criterio que precisamente impide esta clase de fraccionamiento”.

   3. “(…) en aspectos como el fonético, la similitud entre los signos es muy significativa, situación que se agrava si se tiene en cuenta que los productos de la clase 29, por ser de consumo masivo, normalmente se solicitan en el mercado de forma verbal (…). Esa sola semejanza es suficiente para generar riesgo de confusión, pues en los demás aspectos de comparación (ortográfico, visual o conceptual), no existen diferencias relevantes que sirvan para enervar dicho riesgo”.

   4. Sobre el aspecto conceptual, “pues debido a que ninguna de las marcas cuenta con significado, aunque no se pueden predicar semejanzas con base en ese aspecto, tampoco se pueden predicar diferencias”.

   5. La Superintendencia “le dio preponderancia a aspectos como la diferencia en una letra de los signos, sobre la impresión fonética en conjunto que despiertan los signos, lo cual definitivamente no se compadece con el pensamiento y las capacidades del consumidor medio de este tipo de productos en el mercado”.

   6. También se violó el artículo 134 de la Decisión 486, en vista de que “existe riesgo de confusión entre las marcas YUPI y YUZZY, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en una violación a la normatividad andina de propiedad industrial al conceder este último signo, pues evidentemente no cuenta con la distintividad exigida para ser considerada como marca”.

   7. Finalmente, se violó el artículo 150 de la Decisión 486, en virtud a que “las resoluciones impugnadas omitieron realizar un análisis que permitiera verificar la existencia de confundibilidad directa entre las marcas YUPI Y YUZZY (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que:

   1. Con la expedición de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación alguna de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por el contrario las mismas se fundamentan en éstas y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto (…)”.

   2. Contrario a lo que afirma el actor “la Superintendencia de Industria y Comercio, en las resoluciones atacadas, sí dio aplicación a lo normado dentro de los artículo 134 y 136 literal a) de la Decisión Andina, en efecto, la marca concedida YUZZY (mixta) Clase 29 Internacional, no es confundible con la marca YUPI (Mixta) Clase 29 Internacional de propiedad de FERRIS ENTERPRISES CORP. Entre las marcas YUZZY y YUPI, no existe confundibilidad directa ni indirecta susceptible de generar riesgo de confusión en el consumidor ni de vulnerar los derechos del titular de YUPI”.

   3. Una vez examinados los signos “se evidencia que, entre la marca YUZZY y la marca YUPI, no existe confundibilidad; YUZZY cuenta con elementos propios que la hacen suficientemente distintiva frente a YUPI, atendiendo a la integridad de los elementos que conforman la marca YUZZY esto es, parte nominativa y parte gráfica, se evidencia que no solo la escritura y pronunciación entre YUZZY y YUPI son diferentes, el diseño especial que contiene YUZZY la hace inconfundible frente a YUPI. Si bien los signos coinciden en algunas letras éstas no son determinantes para haberse negado el registro (…)”.

   4. Reitera que “cada conjunto marcario, cuenta con elementos gráficos y estructuras gramaticales, que al observarse o pronunciarse, en conjunto y de forma sucesiva, genera una impresión completamente diferente en el consumidor luego, las marcas pueden coexistir en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación”.

5. Fundamentos jurídicos de los terceros interesados.

   Las sociedades INNOVEX INVESTMENT COMPANY, PRODUCTORA DE ALIMENTOS BUGUI S.A. y FRUGAL S.A. terceros interesados en el proceso, no contestaron la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo YUZZY (mixto) fue el 9 de julio de 1998, es decir en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por la norma comunitaria se interpretarán de oficio los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Disposiciones Transitorias

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad...