PROCESO 18-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 018-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ALDO (mixta). Actor: ALDO GROUP INTERNACIONAL AG. Expediente Interno Nº 2010-00150.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer día del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Terceros interesados: SILVANO ALDO SILICIA GUZZO.

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes:

      - Con fecha 11 de julio de 2007 el señor SILVANO ALDO SILICIA GUZZO solicitó el registro de la marca “ALDO” (mixta) para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 Internacional, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial.

      - La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. presentó oposición sobre la base de su marca registrada “ALDO PANETTI” (denominativa, Clase 35) así como sobre la base de las siguientes marcas i) “ALDO” (solicitada, Clase 35), (ii) “ALDO ACCESORIES” (solicitada, Clase 35), (iii) “ALDO COLLECTION” (solicitada, Clase 35) y (iv) “ALDO SPIRIT” (registrada, Clase 35).

      - Mediante Resolución Nº 9075 de 28 de marzo de 2008 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y negó el registro solicitado. En dicha resolución únicamente se tomó como marcas opositoras a los signos “ALDO PANETTI” (denominativo, Clase 35) y “ALDO SPIRIT” (Clase 35), toda vez que las solicitudes de marca antes referidas ((i), (ii) y (iii)) habían sido denegadas.

      - El señor SILICIA GUZZO interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la mencionada resolución. Al resolver el primero, la División de Signos Distintivos confirmó su decisión inicial mediante Resolución Nº 16164, de 27 de mayo de 2008.

      - Posteriormente, mediante Resolución Nº 36757 de 24 de julio de 2009 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución Nº 9075 que denegó el registro de la marca “ALDO” y en su lugar, concedió el signo al solicitante. En dicha resolución se tomó como marca opositora únicamente a la marca “ALDO PANETTI” (denominativa, Clase 35) toda vez que la marca “ALDO SPIRIT” (en apelación) finalmente había sido denegada.

      - Con fecha 23 de febrero de 2010 ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. demandó la nulidad de la mencionada Resolución Nº 36757 (como fundamento de su demanda y oposición invoca únicamente a su marca ALDO PANETTI” denominativa, Clase 35). Mediante auto de 27 de julio de 2010 el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Primera Sección, admitió a trámite la demanda.

   2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      Como fundamentos de su demanda la actora ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. manifiesta que:

      - La Resolución Nº 36757, mediante la cual se concedió el registro de la marca “ALDO” (mixta, Clase 35) a favor del señor SILICIA GUZZO, violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

      - Que, es evidente la existencia de un riesgo de confusión derivado de la similitud ideológica o conceptual que presentan las marcas en conflicto (ambas hacen referencia a nombre de personas). Considera que, por ello, carece de fundamento que en la resolución impugnada se afirme que las marcas “ALDO PANETTI” y “ALDO” pueden coexistir tranquilamente en el mercado.

      - Que, las marcas en conflicto tienen sólo un elemento en común (ALDO), que es precisamente la “partícula más distintiva” de su marca “ALDO PANETTI”.

      - Alega asimismo que las marcas en conflicto no sólo son similares sino también amparan servicios del mismo género pertenecientes a la misma Clase del nomenclátor.

   3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

      En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que:

      - En la resolución impugnada no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486.

      - La marca controvertida cumple con los requisitos establecidos en el literal a) del artículo 136.

      - Señala que, sobre la base del examen de registrabilidad efectuado, se determinó que entre el signo solicitado (“ALDO”) y la marca registrada previamente (ALDO PANETTI) no existe identidad susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor “en la medida en que la supresión del apellido PANETTI, es suficiente para determinar que los signos en cotejo puedan coexistir pacíficamente en el mercado, puesto que, precisamente, se hace necesario analizar, en primer lugar, el contenido gráfico del signo solicitado a registro, el cual lo reviste de distintividad frente a la marca previamente registrada, ya que el diseño contentivo de unas líneas y un emblema (…), le dan distinción visual suficiente para poder ser fácilmente diferenciable de la marca ALDO PANETTI, nominativa, cuya fuerza diferenciadora se centra en el conjunto conformado por el nombre ALDO más el...