PROCESO 22-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 22-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, de los artículos 166, 167 y 170 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

Marca: “FAMILIA”.

Expediente Interno Nº 17385-CSA.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintiuno (21) de marzo de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

   Demandada: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, VOCALES DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES Y EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

   Tercero interesado: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. impugna en la vía contencioso administrativa las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución de 23 de septiembre de 2004, por medio de la cual el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales resolvió aceptar la acción de cancelación formulada por la compañía PRODUCTOS FAMILIA S.A. para que se cancele por falta de uso el registro de la marca “FAMILIA”, registrada a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., destinada para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución de 10 de enero de 2008, por medio de la cual la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      - El 31 de octubre de 2003, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó la cancelación por falta de uso del registro del signo “FAMILIA”, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, registrado a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION INC.

      - El 10 de mayo de 2004, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales califica la acción de cancelación y notifica a la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., en calidad de titular registrado del registro de la marca en controversia.

      - El 3 de agosto de 2004, la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION contesta la acción y opone la excepción de falta de legítimo contradictor.

      - El 23 de septiembre de 2004 el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales expidió la Resolución s/n, por medio de la cual resolvió aceptar la acción de cancelación formulada por la compañía PRODUCTOS FAMILIA S.A. para que se cancele por falta de uso el registro de la marca “FAMILIA”, registrada a favor de la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., destinada para proteger productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 28 de septiembre de 2004 y el 15 de octubre de 2004, la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC, dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada.

      - El 10 de enero de 2008, la Primera Sala del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales expidió la Resolución s/n por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 12 de mayo de 2008, la sociedad la sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. presenta demanda contencioso admisitrativa.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Tanto debió el Comité agregar de oficio las pruebas presentadas por mi representada, que justamente ello le llevó a pronunciarse en la causa, asumiendo que si la prueba presentada en el proceso peruano no fue suficiente para demostrar el uso de la marca en el Perú, y ello llevó a la autoridad competente de dicho país a cancelar la marca FAMILIA, asumiendo que tampoco sería suficiente la prueba presentada dentro de la acción de cancelación incoada en el Ecuador, con lo que si la marca FAMILIA fue cancelada en el Perú, entonces queda sin sustento la prueba de mi representada, puesto que la misma se funda en el argumento del uso y notoriedad que en ese país se ha hecho de la marca cuestionada”.

      - “(…) si la prueba presentada en el Perú fuera válida, y mediante esta se reconoce el uso de la marca, el Comité NO debió declarar cancelada la marca en el Ecuador y para aclarar este punto, debo señalar que ES ERRONEA la información que recabó el Comité en la página web del INDECOPI, la cual le llevó a concluir que si estas pruebas no fueron suficientes para la Autoridad Nacional del Perú, tampoco lo serían en el Ecuador (…)”.

      - “Dentro del recurso de reposición interpuesto, mi representada actuó abundante prueba que en forma clara y contundente demuestra el USO PÚBLICO, CONTÍNUO, DE BUENA FE Y EN CANTIDAD SUFICIENTE de la marca FAMILIA (…)”.

      - “A la fecha en que fue concedido el registro de la marca FAMILIA de propiedad de mi representada, esto es en marzo de 1976, la legislación vigente era la Ley de Marcas de Fábrica (…) mi representada no estaría obligada a usar su marca (…)”.

   3. Contestaciones a la demanda

      El PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), en su contestación a la demanda, deduce, en lo principal, las siguientes excepciones:

      - “NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada”.

      - “LEGALIDAD Y TOTAL VALIDEZ de la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente”.

      El DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO, DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, en su contestación a la demanda, indica que “notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial No. 1200 (…)”.

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de los VOCALES DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Niego que Kimberly Clark Worldwide, Inc. no haya podido argumentar, ni actuar prueba válida y oportuna en defensa de su registro dentro de la acción de cancelación por falta de uso (…)”.

      - “Niego que dentro del proceso administrativo (…) se haya demostrado que la marca FAMILIA hubiere sido usada por Kimberly Clark Worldwide, Inc., en la forma y términos que determina la Ley”.

      - “Niego que el uso de la marca FAMILIA que pudiere haber realizado Kimberly Clark S.A. en Perú, pueda beneficiar a Kimberly Clark Worldwide, Inc.”.

      - “(…) en el período en que debió probarse el uso de la marca FAMILIA, la marca en Perú (país del cual se aportan las pruebas de uso) perteneció a Kimberly Clark S.A. en Perú, que es un titular distinto del que tuvo la titularidad en Ecuador de la marca FAMILIA durante ese mismo período”.

      - “Si bien la autoridad hace referencia al proceso que se adelante en Perú, no fundamenta en la resolución de dicho proceso la decisión adoptada en la resolución impugnada. La aseveración del juzgador resulta innecesaria y claramente se desprende de la parte considerativa de la resolución que aún sin tal referencia la conclusión habría sido la misma”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 21 de marzo de 2012.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación del artículo solicitado y correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en...