PROCESO 15-IP-2012

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 15-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal b) y 135 literales a), b) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

Marca: figurativa (para distinguir papel de baño).

Expediente Interno Nº 2009-00450.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de abril del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 23 de enero de 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 14 de marzo de 2012.

  1. Antecedentes.

  2. Las partes

    Demandante: la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.

    Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

    Tercero interesado: la sociedad SCOTT PAPER LIMITED.

  3. Acto demandado

    La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

    - Resolución No. 001667 de 30 de enero de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad FAMILIA S.A. y, en consecuencia, conceder el registro del signo “figurativo” solicitado por la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, para distinguir papel de baño, producto comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

    - Resolución No. 10628 de 27 de abril de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

    - Resolución No. 11045 de 9 de marzo de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 001667 de 30 de enero de 2006.

  4. Hechos relevantes

    Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

    1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 17 de agosto de 2004, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED solicitó el registro del signo “figurativo”, para distinguir papel de baño, producto comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de mayo de 2005, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 552.

      - La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. formuló oposición a la solicitud de registro alegando la falta de aptitud distintiva del signo solicitado como marca y por encontrarse incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los literales a), b) y d) del artículo 135 de la Decisión 486.

      - El 30 de enero de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 001667, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad FAMILIA S.A. y, en consecuencia, conceder el registro del signo “figurativo” solicitado por la sociedad SCOTT PAPER LIMITED, para distinguir papel de baño, producto comprendido en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 27 de abril de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 10628 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 9 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 11045, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 001667 de 30 de enero de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) no se trata de una simple etiqueta que se adhiere al producto o que esta (sic) estampada en el mismo, delimitada por un rectángulo. La serie repetida y en secuencia de las figuras antes descritas se encuentran estampadas en relieve en la totalidad del papel para baño, que es el producto que se pretende distinguir con dicho signo y cumplen una finalidad exclusivamente decorativa y ornamental del producto y no es ni puede ser percibida por los consumidores como un signo que indique una procedencia empresarial. (…) este efecto decorativo del diseño no es simplemente incidental o accesorio. Bien por el contrario, su finalidad esencial y exclusiva, es decorar y hacer más agradable a la vista el producto mismo, y evidentemente carece de toda relevancia marcaria. Lo que tiene en cuenta el consumidor para seleccionar un papel higiénico frente a otros es la marca (por lo general denominativa) que se estampa en el empaque que cubre el producto”.

      - “(…) el signo cuya nulidad se solicita está constituido por una serie repetida de flores y de figuras romboides estampados en relieve en la totalidad del papel de baño, que es el producto al cual se aplica. Su propósito y finalidad no es entonces distinguir el producto frente a otros productos en el mercado, sino de decorar y ornamentar el producto y hacerlo más atractivo frente al consumidor para inclinar su decisión de compra, razón por la cual puede afirmarse que tiene un carácter funcional”.

    3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca demandada cumple los presupuestos previstos en las normas anotadas sin que pueda predicarse que el actuar de la Superintendencia contravenga las mencionadas normas como se advirtió en los actos administrativos ahora demandados”.

      - “Refiere el demandante que la marca solicitada carece de distintividad propia porque los elementos que contiene lejos de ser distintivos son únicamente ‘elementos decorativos’ usualmente utilizados en el mercado de este tipo de productos. Por el contrario, se advierte de la simple vista de la marca que ésta se refiere a un estampado caprichoso y distintivo compuesto por la secuencia de una flor, separadas por líneas especiales y características que van formando otras nuevas figuras geométricas dentro de unas formas transversales asimétricas. Esto significa que dicho conjunto para productos de la clase 16 no significa el otorgamiento de una ventaja funcional o competitiva a un solo competidor. Por el contrario ese mismo conjunto especial y caprichoso lo hace distintiva y apropiable y permite que el consumidor lo asocie a un origen empresarial, ya que se genera una percepción visual distintiva que facilita su recordación”.

      - “En este orden y considerando que es precisamente el conjunto de elementos ubicados de manera especial, especifica (sic) y caprichosa, como se acaba de señalar los que le permiten ser registrable, es claro que la interpretación hecha por el demandante no está llamada a prosperar”.

    4. Tercero Interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del tercero interesado, la sociedad SCOTT PAPER LIMITED.

      CONSIDERANDO:

  5. Competencia del Tribunal

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de marzo de 2012.

  6. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas

    El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “figurativo”, fue presentada el 17 de agosto de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

    Se interpretará únicamente el literal b) del artículo 134.

    En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 486

    (…)

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro;

    Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

    (…)

    b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

    (…)

    Artículo 135.- No podrán...

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