PROCESO 10-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 10-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

Marca: “EVIRIN” (denominativa).

Expediente Interno N° 2009-00177.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de abril del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de catorce (14) de marzo de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 26265 de 28 de julio de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundada la oposición formulada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. y, en consecuencia, negar el registro del signo “EVIRIN” (denominativo) solicitado por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 38405 de 30 de septiembre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 42367 de 29 de octubre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26265 de 28 de julio de 2008.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 2 de septiembre de 2004, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo “EVIRIN” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 28 de febrero de 2005, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 549.

      - La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. formuló oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro previo de su marca “ERILIN” (denominativa) en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 28 de julio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 26265, por medio de la cual resolvió declarar fundada la oposición formulada por la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. y, en consecuencia, negar el registro del signo “EVIRIN” (denominativo) solicitado por la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 30 de septiembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 38405 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 29 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 42367, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 26265 de 28 de julio de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Hay que recordar que la parte importante de los signos en conflicto está constituida por las expresiones ERIL y EVIR entre los cuales no hay la más mínima similitud, ni en lo gráfico ni en lo fonético, lo cual debe ser tenido en cuenta ya que es precisamente ahí, donde descansa la distintividad de las marcas”.

      - “(…) la partícula o terminación IN, es de uso común en el mercado de los productos farmacéuticos, por lo cual no puede entrar en el ejercicio o análisis de similitud o semejanza de las marcas (…)”.

      - “(…) las denominaciones en conflicto, EVIRIN y ERILIN son arbitrarias ya que no tienen significado propio y no tienen conexión alguna entre su significado, naturaleza, cualidades y funciones respecto de los productos de la clase 5 a la cual están destinadas”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) entre el signo solicitado EVIRIN y la marca opositora ERILIN se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor en tanto, que el conjunto marcario del signo solicitado, no presenta elementos que permita la recordación e identificación del mismo por cuenta del consumidor como proveniente de un empresario quien no tiene relación alguna con aquel de la marca registrada”.

      - “(…) el signo solicitado pretende distinguir productos que ya se encuentran identificados con la marca previamente registrada razón por la que no debe permitirse el registro del signo solicitado, pues el consumidor no dispondría de los elementos necesarios y suficientes que le permitan diferenciar en primera instancia el producto, y en segundo lugar el origen empresarial de uno y de otro, lo cual debe ser mucho más restrictivo, teniendo en cuenta que los productos que distinguen los signos tienen una gran incidencia en la salud de los consumidores (…)”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “El signo EVIRIN fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio por no cumplir con los requisitos de distintividad intrínsecos y extrínsecos, esto es, por no contar con la suficiente capacidad de individualización respecto de los productos comprendidos en la clase quinta (5º) de la Clasificación Internacional, al igual que la suficiente capacidad de distinguirse externamente del signo ERILIN usado para identificar productos idénticos o similares”.

      - “(…) es un error el pretender afirmar que la marca bajo examen cumple con su función diferenciadora, más si se consideran los diferentes elementos ortográficos, fonéticos y conceptuales que la componen, haciendo de ella un signo abiertamente carente de distintividad en relación con el signo ERILIN de mi mandante”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de marzo de 2012.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos solicitados y correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “EVIRIN” (denominativo), fue presentada el 2 de septiembre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Se interpretará el literal a) del artículo 134 y no se interpretará el artículo 172 (nulidad de un registro marcario) por no ser pertinente al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

   b) carezcan de distintividad

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o...