PROCESO 5-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 05-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literales a) y b), y 200 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00342. Actor: PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA EL COMETA S.A. Marca: LAS COMETAS (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandantes: PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA EL COMETA S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras interesadas: CLUB DE EJECUTIVOS DEL VALLE DEL CAUCA.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. El CLUB EJECUTIVO DEL VALLE DEL CAUCA, solicitó el 15 de agosto de 2006 el registro como marca del signo denominativo LAS COMETAS, para amparar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 568 de 29 de septiembre de 2006, la sociedad PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA EL COMETA S.A., presentó oposición con base en los siguientes signos distintivos:

         • Marca denominativa EL COMETA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 195750, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta EL COMETA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 136169, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Enseña comercial EL COMETA, relacionada con la producción de artículos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 42109 de 30 de octubre de 2008, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

      4. El CLUB DE EJECUTIVOS DEL VALLE DEL CAUCA, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 54391 de 22 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 3477 de 29 de enero de 2009, resolvió el recurso de apelación revocando la resolución 42109 de 29 de octubre de 2008, declarando infundada la oposición presentada y concediendo el registro solicitado.

      7. La sociedad PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA EL COMETA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

      8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista visual, fonético y auditivo.

      2. Sostiene, que los signos en conflicto sólo se diferencian en artículos que pueden ser utilizados por cualquier empresario.

      3. Agrega, que entre los servicios y productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva, es decir, entre los servicios de la clase 43 y los productos de la clase 30.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles. Evocan conceptos diferentes: las cometas consisten en un armazón plano y muy ligero, en general hecho de caña, sobre el cual se pega papel o tela. El cometa es un cuerpo celeste constituido por hielo y rocas; orbita el sol de forma elíptica.

         • Sostiene, que el término cometa en relación con los servicios de la clase 43 es arbitrario.

         • Los servicios y productos que amparan los signos en conflicto se encuentran ubicados en clases diferentes.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         El Consejo de Estado no remitió la contestación de la demanda por parte de la tercera interesada.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante no determinó las normas a interpretar. Afirmó que la parte actora invocó como norma infringida el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

   En consecuencia, de oficio, el Tribunal interpretará los artículos 134 literal a), 136 literales a) y b), y artículo 200 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

2. sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 200

La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

(…)

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. Ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486.

3. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con marcas y enseñas comerciales. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

4. Comparación entre signos denominativos compuestos.

5. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta.

6. Signos de fantasía.

7. Conexión competitiva.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo LAS COMETAS. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

   • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.

   • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

   En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente:

   Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión...