PROCESO 132-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 132-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 155, 156, 226, 234, 238, 259, y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; y, de oficio, de los artículos 154, 241, 243 y 258 de la mencionada Decisión. Asunto: Competencia Desleal. Actor: Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. Expediente Interno Nº 12205-CS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 18 días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente:

   1.1. LAS PARTES.

   Demandantes: Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.

   Demandado: Kimberly Clark World Wide Inc.

   1.2. Actos demandados y pretensiones.

   PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA del Ecuador interponen demanda verbal sumaria en contra de KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, Inc., por actos de competencia desleal e infracción de derechos de propiedad industrial. Solicitan que en la sentencia “se condene y se establezca”, entre otros, lo siguiente:

   - El derecho exclusivo de las demandantes sobre los signos “FAMILIA”, según detalle que consta en el escrito de demanda.

   - La infracción de la demandada a los derechos exclusivos de las demandantes sobre las siguientes marcas: i) “FAMILIA y diseño” registrada en el Ecuador bajo el Nº 1093 de 17 de octubre de 1977; y, ii) “FAMILIA (y diseño)”, registrada en el Ecuador bajo el Nº 1092 de 17 de octubre de 1977.

   - La competencia desleal del demandado por “auspiciar y permitir el uso de la denominación “FAMILIA” por parte de Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. para identificar servilletas de papel, con el claro y exclusivo propósito de causar daño … (a las demandadas), crear confusión en el consumidor, beneficiarse del prestigio comercial o `good will` de los productos legítimos marca FAMILIA® de las demandantes y “beneficiarse del desarrollo de mercado, posicionamiento, promoción y publicidad de los productos FAMILIA® logrado y realizado” por las demandantes.

   - La prohibición a la demandada de “utilizar directa o indirectamente la marca FAMILIA®, la palabra `Familia´ o cualquier otra similar o derivada de ella, para identificar servilletas de papel, papel higiénico, papel facial y toallas de papel a (sic) la República de Ecuador”.

   - La indemnización por los daños y perjuicios causados por la demandada por los actos antes señalados.

2. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes hechos:

      - La demandada KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE Inc. es titular en el Ecuador de la marca “FAMILIA”, Clase 16 – título Nº 735 de 09 de marzo de 1976 (originalmente registrada por Scott Paper Company, figurando actualmente como titular la demandada).

      - Por su parte, una de las demandantes (PRODUCTOS FAMILIA S.A.) es titular en Ecuador de las marcas: i) “FAMILIA (y diseño)”, Clase 16 – título Nº 1092 de 17 de octubre de 1977 (originalmente registrada por Papeles Scott de Colombia S.A. y transferida a dicha demandante en 1989 bajo el Nº 383-89), y ii) “FAMILIA y diseño”, Clase 16 – título Nº 1093 de 17 de octubre de 1977 (originalmente registrada por Papeles Scott de Colombia S.A. y transferida a dicha demandante en 1989, bajo el Nº 384-89).

      - PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. es licenciataria de las marcas FAMILIA y de otras marcas derivadas de ella, cuyo titular es PRODUCTOS FAMILIA S.A.

   2. Fundamentos de la demanda.

      Las demandantes PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. fundamentan su demanda en los siguientes argumentos:

      - Señalan ser titulares prioritarias de la marca notoria FAMILIA y que el carácter notorio de ella, su reconocimiento por parte del consumidor, el esfuerzo comercial realizado para su desarrollo, el mercado captado, su utilización global para identificar toda una línea de productos, y su valor como identificativo del Grupo Familia y de sus productos, determinan que la marca FAMILIA deba recibir una protección mayor contra su uso indebido y contra actos de competencia desleal.

      - Que, sus productos marca FAMILIA tienen una amplia participación en el mercado ecuatoriano y, en muchos casos, una participación mayoritaria. Indican que las servilletas de papel marca FAMILIA son el producto líder en su ramo con una participación de mercado mayor al 55% y que el papel higiénico tiene una participación de mercado superior al 45%. El resto del mercado se divide entre otros competidores, entre los que destaca KIMBERLY-CLARK.

      - Manifiestan que, hasta mediados del año 2004, ni la demandada, ni Kimberly Clark Ecuador S.A., ni ninguna otra empresa distinta de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR habían comercializado en Ecuador productos sanitarios de papel bajo la marca “FAMILIA”. A partir de ese año, “con pleno conocimiento de causa y del perjuicio que ello significaba” para las demandantes, Kimberly Clark Ecuador S.A. y Kimberly Clark Perú S.R.L., con el “conocimiento, aceptación y aprovechamiento” de la demandada, iniciaron la producción, importación, almacenamiento, comercialización y venta de servilletas de papel bajo la marca “FAMILIA” en Ecuador.

      - Que, se viene comercializando en diversos establecimientos en Ecuador, “una versión de servilletas marca FAMILIA, en cuyo empaque aparece la leyenda ‘Fabricado por Kimberly-Clark Perú S.A.; calle El Bucaré 598, Urb. Camacho, La Molina… Producto Peruano. Importado y Distribuido por Kimberly-Clark Ecuador S.A (…)”.

      - Que, “independientemente de las acciones que se adelantan en contra de Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. por el uso indebido de marca y competencia desleal que llevan a cabo en contra de Productos Familia S.A y Productos Familia Sancela del Ecuador, Kimberly-Clark Worldwide, Inc. es también responsable de tales actos como lo ha reconocido expresamente en distintas instancias…”.

      - Invocan los literales d) y e) del artículo 155 y literales a) y b) del artículo 156 de la Decisión 486 y señalan que “el uso ilegítimo de los diseños de la marca FAMILIA® por parte de Kimberly-Clark Worldwide, Inc, Kimberly-Clark Ecuador S.A. y Kimberly-Clark Perú S.R.L. consiste fundamentalmente en haber fabricado para su venta en Ecuador, importado hacia el Ecuador, almacenado en Ecuador y colocado en el mercado ecuatoriano servilletas de papel bajo la marca “Familia”, utilizando un empaque similar al registrado por Productos Familia S.A. para un producto idéntico (servilletas de papel)”.

      - Indican también que “el producto ilegítimo se comercializa en un empaque que reproduce el diseño de letra y la grafía de la marca FAMILIA® de Productos Familia S.A”. y que, tratándose del mismo producto fabricado y comercializado por las demandantes (servilletas de papel), “su venta se realiza a través de los mismos canales de distribución. Por ello, señalan, “este producto confunde al consumidor sobre su origen y características”.

      - Destacan que, “la marca FAMILIA® posee ciertos elementos adicionales que fortalecen aún más su protección como signo distintivo. FAMILIA ® ha sido la marca única a través de la cual Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. han identificado toda una gama de productos a lo largo de los años. En las distintas variantes y combinaciones de la marca FAMILIA®, se reitera el uso predominante de la palabra “familia” en una grafía o tipo de letra en minúsculas. Ello convierte al signo FAMILIA® en una marca global o eje central de una familia o grupo de marcas. Todas ellas representan tal grado de identidad que permiten al usuario identificar con certeza el origen común de los productos que identifican”. Agregan que, “precisamente ese grado de identificación de una marca global o familia de marca hace que cualquier uso indebido o infracción de tales marcas conlleve un mayor riesgo de confusión en el consumidor. Ello ocurre en el caso materia de esta acción, debido a la utilización de empaques similares, pero sobre todo, a la utilización de una grafía similar en la palabra “familia”, que como queda dicho, es el elemento común de la marca global FAMILIA®…”.

      - Que, si bien la demandada “tendría derechos sobre la palabra “Familia” en Ecuador, derivados de un registro marcario que nunca fue utilizado en Ecuador lo cual incluso ha dado lugar a su cancelación en primera instancia, ello en ningún caso le otorga a la demandada la facultad de utilizar la marca “Familia” para confundir al consumidor y para llevar adelante prácticas comerciales desleales … e, incluso, violar los derechos marcarios de Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. sobre los diseños registrados y, por demás notorios, de su exclusiva propiedad”.

      - Manifiestan que también se presenta un supuesto de competencia desleal por parte de la demandada, por actos de confusión y asociación en el público consumidor (artículo 259 literal a) de la Decisión 486).

      - Que, debido a la notoriedad de su marca y a la “particular vinculación que se produce entre este...