PROCESO 172-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 172-IP-2011

Interpretación Prejudicial de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Patente: “Nuevo Penicilium Funiculosum, nueva mezcla de enzimas obtenible del mismo y composiciones de la mezcla de enzimas”. Proceso interno: Nº 2006-000228.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de julio del año dos mil doce.

VISTOS:

El Oficio Nº 2630, de 24 de octubre de 2011, recibido en este Tribunal, el 07 de noviembre de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 y los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, a fin de resolver el proceso interno Nº 2006-000228.

El auto de 19 de enero de 2012, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite el Proceso 172-IP-2011.

1. Las Partes.

   Demandante: Adisseo France SAS.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

2. Hechos relevantes:

   El 5 de mayo de 1999, la sociedad RODHIA CHIMIE S.A. y RHONE POULENC NUTRITION ANIMALE, presentaron solicitud de patente para la invención denominada “NUEVA MEZCLA DE ENZIMAS” ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual requirió al peticionario para que hiciera ciertos cambios en la solicitud, incluido el nombre de la patente de invención, que quedó así: “NUEVO PINICILIUM FUNICULOSUM, NUEVA MEZCLA DE ENZIMAS OBTENIBLE DEL MISMO Y COMPOSICIONES DE LA MEZCLA DE ENZIMAS”.

   El extracto de la solicitud de patente fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 499, de 26 de diciembre de 2000. El 27 de enero de 2005, se dio el traspaso de los derechos de la patente a favor de la demandante Adisseo France SAS.

   La Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución Nº 32448, de 30 de noviembre de 2005, denegó el privilegio de patente de invención, aduciendo que no poseía novedad ni nivel inventivo. Contra la anterior Resolución, la parte demandante interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución Nº 7006, de 27 de marzo de 2006, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

   La sociedad ADISSEO FRANCE SAS presentó demanda por medio de apoderado, el 4 de agosto de 2006. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 19 de febrero de 2007, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio.

3. La demandante ADISSEO FRANCE SAS alegó lo siguiente:

   • La normatividad aplicable al caso era la que se encontraba vigente al momento de presentar la solicitud de patente de invención, a saber, la Decisión 344. Adujo que la entidad demandada violó el artículo 2 de esa Decisión, toda vez que sostuvo equivocadamente que la invención no era novedosa.

   • El documento que la Superintendencia tuvo como base para negar la solicitud de patente de invención era diferente al objeto que se pretendía patentar, debido a que ambos no reivindicaban la misma materia y tenían características técnicas diferentes.

   • Solamente cuando la invención ha superado el examen de novedad, el técnico deberá determinar si la invención tiene o no nivel inventivo. Por el contrario, cuando el técnico ha establecido que la invención carece de novedad, no resulta necesario hacer el examen del nivel inventivo. Por lo tanto, por el sólo hecho de que el técnico entre a examinar el nivel inventivo, se entiende que la invención materia de estudio goza de novedad.

   • El hecho de haber entrado a estudiar el nivel inventivo del objeto de la solicitud de patente, daba a entender que el mismo sí gozaba de novedad, toda vez que éste es el primer examen que debe hacerse y, de superarse, ahí debe entrar a estudiar el nivel inventivo.

   • En cuanto a este punto referente al nivel inventivo señaló que el documento con el cual se confrontó la solicitud, ambos estaban dirigidos a solucionar problemas técnicos diferentes, por lo que este aspecto no podría verse afectado, habida cuenta que un técnico con conocimientos medios en la materia no habría podido derivar de manera obvia la invención solicitada.

   • Solamente gracias a la experimentación y análisis fue posible establecer los pasos y las condiciones óptimas del procedimiento y la reproducibilidad de un mutante con incremento en la actividad enzimática y además estable con sucesivos tratamientos con irradiación UV y Beta de una cepa determinada y que, por ende, es una creación que implica un aporte intelectual significativo.

4. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda alegando lo siguiente:

   • Los actos administrativos acusados han sido expedidos con fundamento en la normatividad vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 486, en especial, su artículo 14 que consagra que los Países Miembros de la Comunidad Andina otorgarán patentes para las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

   • Según se desprendía de las actuaciones adelantadas en el proceso de solicitud de patente, el examen de fondo de la solicitud permitió demostrar que el objeto de la misma no reunía todos los requisitos legales previos establecidos para la concesión de la patente de invención, como era el caso del nivel inventivo exigido.

   • Las Resoluciones administrativas fueron expedidas con fundamento en la normativa vigente, ello por cuanto la etapa del examen de fondo y el examen definitivo se adelantaron de conformidad y en vigencia de la Decisión 486.

   • La cepa generada tendría nivel inventivo si observara algún efecto inesperado. Sin embargo, aun cuando el solicitante sugiera que el nivel de producción enzimático de la cepa reclamada es significativamente superior a aquel presentado por la cepa punto de partida y afirme que las enzimas producidas por la cepa de la presente invención tienen un exceso de 1500 u/ml en actividad, no existen datos de la descripción que soporten las anteriores afirmaciones o que constaten la existencia de alguna ventaja tecnológica entre la composición enzimática de la cepa reportada en D1 y la composición enzimática de la cepa reivindicada en la solicitud colombiana.

   • Para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, el objeto reivindicado se deriva de forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud, porque a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades señaladas se podría haber logrado de manera obvia el objetivo reivindicado.

   CONSIDERANDO:

   Que, el Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 y los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de registro de la patente de invención fue presentada el día 05 de mayo de 1999, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta la normativa a interpretarse.

   Que, en consecuencia, se interpretarán los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

   El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

   Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

   (…)

   Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

   (…)

   .

   DECISIÓN 486

   (…)

   DISPOSICIONES TRANSITORIAS

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (…)

   .

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente...