PROCESO 176-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 176-IP-2011

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Patente: “ANTIBIÓTICO DE CARBAPENEM, COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE PREPARACIÓN”. Expediente Interno: Nº 2002-00363.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de julio del año dos mil doce.

VISTOS:

El Oficio Nº 2633, de 24 de octubre de 2011, recibido en este Tribunal el 11 de noviembre de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2002-00363.

El auto de 14 de marzo de 2012, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite el Proceso 176-IP-2011.

1. Las Partes.

   Demandante: MERCK & CO., INC.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes:

   - Con fecha 26 de mayo de 1997, la sociedad MERCK & CO., INC. presentó solicitud de patente para la invención “ANTIBIÓTICO DE CARBAPENEM, COMPOSICIÓN Y MÉTODO DE PREPARACIÓN”, reivindicando prioridad respecto de la solicitud de patente estadounidense Nº 60/018,518 y la solicitud de patente británica Nº 9612668.5.

   - El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 494, de 24 de julio de 2000, no habiéndose presentado observaciones de terceros contra dicha solicitud.

   - Mediante auto notificado el 16 de agosto de 2001, se requirió a la solicitante para que en el término máximo de 60 días diera respuesta al Concepto Técnico Nº 879, haciendo valer los argumentos y aclaraciones pertinentes respecto a dicho concepto, que debía efectuarse para decidir sobre la patentabilidad de su solicitud. Oportunamente, el solicitante atendió el requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Asimismo, presentó un nuevo capítulo reivindicatorio.

   - Mediante Resolución Nº 43913, de 26 de diciembre de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención solicitada por considerar que las nuevas reivindicaciones 1 a 21 no cumplían con el requisito de novedad, debido a la existencia del documento de anterioridad WO 93/15078.

   - Contra la mencionada Resolución, MERCK & CO., INC interpuso recurso de reposición. Mediante Resolución Nº 11209, de 18 de abril de 2002, se confirmó la decisión recurrida.

   - Con fecha 20 de setiembre de 2002, MERCK & CO., INC interpuso ante la Sección Primera del Consejo de Estado acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nº 43913 y Nº 11209 antes mencionadas.

   - La Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, admitió la demanda mediante auto de fecha 20 de noviembre de 2002.

2. Fundamentos de la Demanda.

   En su demanda, la sociedad actora manifiesta que:

   - Las resoluciones impugnadas violan los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   - Que, “el objeto de la invención denegada (…) sí cumple con todos los requisitos de patentabilidad, ya que es nueva (…) y su nivel inventivo y aplicación industrial no fueron puestos en duda por la Superintendencia de Industria y Comercio”.

   - Señala que el objeto de la patente denegada “(…) sí tiene la novedad requerida sobre las enseñanzas del documento citado como anterioridad por dicha entidad (la Superintendencia de Industria y Comercio), ya que el antibiótico de CARBAPENEM de fórmula II, la composición farmacéutica que lo contiene y el método para estabilizar un CARBAPENEM de fórmula I, son nuevos por cuanto no se conocían en el estado de la técnica”.

   - Citando jurisprudencia de este Tribunal, afirma que “(…) para que una invención sea considerada como carente de novedad, debe demostrarse la existencia de una divulgación `detallada’ (…)”, lo cual se encuentra en concordancia con la interpretación que se tiene a nivel mundial sobre el concepto de novedad. Agrega también que, conforme a la jurisprudencia comunitaria andina, “el concepto de novedad se basa en la ausencia de objetos idénticos al que se está reivindicando en el estado de la técnica”.

   - Que, “(…) si los documentos del arte anterior no indican, revelan o siquiera sugieren la invención bajo estudio en una forma directa, explícita y sin ambigüedades, no se puede afirmar que existe una carencia de novedad”.

   - Que, la solicitud de patente denegada en Colombia sí ha sido concedida en Perú y Ecuador, entre otros países.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda.

   En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que:

   - La demanda carece de fundamento legal.

   - Que, si bien en el caso de autos se demostraron los requisitos de patentabilidad relativos al nivel inventivo y a la aplicación industrial, “la falta de novedad determinó la negativa de concesión de la patente en la medida en que ésta no se probó adecuadamente durante el trámite respectivo”.

   - Señala que “(…) la negación de la solicitud de patente sobre el ‘antibiótico de carbapenem, composición y método de preparación’ obedeció a un análisis jurídico, técnico y objetivo que arrojó como resultado la falta de novedad de la patente solicitada en tanto se detectó una anterioridad que menciona los mismos compuestos que conforman la solicitud objeto de la presente controversia. En consecuencia, es evidente que esta Superintendencia no vulneró los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   - Que, “(…) en la búsqueda documental efectuada por esta Superintendencia para determinar la novedad de la solicitud de patente aquí discutida se encontró el documento WO 93/ 15078 que inequívocamente desvirtuó la novedad del compuesto antibiótico de carbapenem, composición y método de preparación en tanto se detectó identidad de compuestos en ambos casos”.

   - Que, el documento WO 93/ 15078 “(…) enseña en forma directa, explícita y sin ambigüedades que el compuesto antibiótico de carbapenem, composición y método de preparación, presenta identidades suficientes con la anterioridad citada, que eliminan de plano la novedad requerida para que dicho compuesto resulta (sic) patentable”.

   - Agrega que “(…) el objeto de la invención no propone ningún avance inesperado a la ciencia conocida en la fecha de la prioridad invocada por la solicitud de la sociedad Merck & CO, INC, ni se soluciona un problema persistente en la técnica de ese momento, por el contrario todos los principios expuesto por dicha solicitud son de público conocimiento, por lo tanto es posible aseverar que la solicitud carece de novedad”.

   CONSIDERANDO:

   Que, el Juez Consultante solicitó la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486. Sin embargo, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de patente de invención fue el 26 de mayo de 1997, es decir, durante la vigencia de la Decisión 344, ésta sería la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad.

   Que, en consecuencia, se interpretará de oficio los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

   Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

   El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

   Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

   (…)

   .

   DECISIÓN 486

   (…)

   DISPOSICIONES TRANSITORIAS

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (…)

   .

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo...