PROCESO 069-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 069-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera.

Marca: RANCHERA (denominativa).

Actor: sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.

Proceso interno Nº 2004-00350.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-00350;

El auto de 24 de octubre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A. C.I. COMA S.A.

1. Hechos.

   1. El 14 de junio de 2000, la sociedad COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A. C.I COMA. S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación parcial por falta de uso de la marca RANCHERA (denominativa) registrada a favor de la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A. para distinguir todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

   2. La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A. contesta dicha solicitud, manifestando ser titular de la marca RANCHERA (denominativa) registrada para distinguir todos los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, originalmente concedida a la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.

   3. Por Resolución Nº 7650 de 8 de marzo de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló parcialmente el registro del signo RANCHERA (denominativo), en sentido de limitar la cobertura de la marca a los siguientes productos “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne y sus preparaciones; conservas y encurtidos”, comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra dicha Resolución la sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S.A. y la sociedad COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A. C.I. COMA S.A. presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 619 de 27 de enero de 2004, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 7594 de 31 de marzo de 2004, confirmó, también, la Resolución Nº 7650. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se han violado los artículos 165, 224, 225, 226 y 229 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Afirma que la marca RANCHERA (denominativa) cuya cancelación parcial se solicita es una marca notoriamente conocida y que “la marca notoria cumple plenamente con las finalidades esenciales de la obligación de uso, sin importar para qué productos se usa”.

   3. La figura de la cancelación por no uso tiene como objetivo primordial permitir que terceros accedan a la marca no usada, por lo que “una cancelación por no uso que no tenga como objetivo permitir el acceso al registro de una marca igual o similar no tiene razón de ser”. Además, “cuando se trata de una marca notoria, la cancelación parcial por no uso no puede cumplir su objeto, puesto que nadie podrá acceder a esa marca, aún si se trata de proteger productos o servicios totalmente disímiles”.

   4. Afirma que “la marca notoria goza de protección sin importar si se usa o no, mal podría cancelarse cuando no ha sido usada, y menos aún podría cancelarse cuando sí ha sido usada para unos determinados productos”. Además, que “cuando se trata de una marca notoria, el solicitante de la cancelación por no uso carece de interés legítimo” pues “Tiene interés legítimo para inicial una acción de cancelación por no uso la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada”.

   5. “En consecuencia, la notoriedad de la marca objeto de cancelación es un aspecto no sólo relevante, sino fundamental, en una cancelación por no uso, toda vez que si esa notoriedad se prueba, la cancelación no debe prosperar”.

   6. Aún “si la marca RANCHERA no fuera notoria, que sí lo es, no procede la cancelación parcial, toda vez que todos los productos de la Clase 29 son competitivamente conexos” y “similares entre sí”. Pues “en Efecto, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 165 de la Decisión 486, para ordenar la cancelación parcial de un registro, la autoridad competente debe tomar en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de la Decisión 496 (sic) (…)”.

   2. Después de realizar un análisis sobre la solicitud de cancelación de la marca RANCHERA (denominativa) afirma que “frente a las afirmaciones de la parte demandante en cuanto que las ‘grasas comestibles, legumbres en conserva, secas y cocidas’ son productos similares a las ‘salchichas, conservas y encurtidos’, es de precisar, como se señaló en los actos administrativos acusados que las ‘salchichas’, únicos productos respecto de los cuales el titular del registro demostró el uso de la marca ‘RANCHERA’, no existe relación de similitud con las ‘grasas comestibles, legumbres en conserva, secas y cocidas’”.

   3. Continúa “No obstante puede existir una relación de complementariedad entre tales productos, el asunto determinante para la procedencia de la cancelación total o parcial del registro de una marca es que los productos sean similares a aquellos respecto de los cuales se demuestra el uso de la marca, es decir, que sean productos que tengan la misma naturaleza en cuanto a su composición y sean sustituibles o intercambiables entre sí, análisis que no puede hacerse de manera general”.

   4. En cuanto a la notoriedad de la marca RANCHERA (denominativa), de los documentos obrantes “no se evidencian pruebas que permitan concluir que algún porcentaje del público consumidor de los países miembros de la Comunidad Andina reconozca a la marca ‘RANCHERA’ como notoria; además cabe agregarse que la notoriedad no constituye una justificación de no uso de la marca respecto de los productos para la cual está registrada”.

   5. Respecto al uso de la marca como único mecanismo para evitar la cancelación de la misma “se concluye en los actos administrativos acusados que la parte demandante solamente ha dado un uso real y efectivo de la marca RANCHERA para salchichas, productos (sic) comprendido en la clase 29 de la nomenclatura vigente”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A. C.I. COMA S.A. tercero interesado en el proceso, a través de un curador ad-litem, contestó la demanda, manifestando:

   1. En cuanto a los hechos que éstos se prueben. En cuanto a las pretensiones “no me opongo, ni las acepto, y me atengo a lo que sea probado en el transcurso del proceso”.

   2. No propone excepciones.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de cancelación de registro de la marca RANCHERA (denominativa), fue el 14 de junio de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

      Que, las normas...